在現今商品種類、零組件數量繁多的時代，為了研發成本之考量，已鮮少有公司可以獨自完成產品規格的制訂、研發設計、週邊商品之製造及行銷。因此，公司間為使相互產品間可以互融、互通或共有，公司之間會共同協商、擬定某一技術之「標準規格」（例如藍芽或記憶卡規格等），日後相關商品均會以該規格進行研發及規畫，隨著該規格之普及，會形成所有公司均普遍採取之規格。

一、何謂標準必要專利

目前制定標準常見的方式，是由該技術之上下游的供應鏈成立標準制訂組織，成為共同的溝通平台。藉由共同討論、提案、表決來共同制訂「標準規格」（Standard），目前的標準制訂組織較著名的例如電子工程師協會(Institute of Electrical and Electronics Engineers；IEEE)、國際通訊聯盟(International Telecommunication Union；ITU)、國際記憶卡協會 (Personal Computer Memory Card International Association；PCMCIA)。

站在消費者之角度而言，標準規格之制定可減少其選擇購買何種規格之窘境，似乎是一種有利於整體消費者之制度。然而，從另一個角度來看，一旦某一標準受到產業普遍支持，擁有該標準所需之專利的公司將握有極大的壟斷力量，形成所謂「規格綁架現象」（Hold-Up），倘若沒有相關配套制度，標準規格將造成嚴重的壟斷、不合理或不公平授權金、拒絕授權等衍生問題，反而造成商品價格抬升，衝擊競爭者及消費者之利益。

因此，為避免上述之弊端，對於標準必要專利之授權，即有專利權人必須採取公平、合理、無歧視之原則收取合理專利授權金之要求，亦即所謂FRAND條款（Fair，Reasonable and Non-discriminatory），目的在於追求「壟斷」與「標準」間之平衡點。

二、 日本特許廳發布之標準必要專利授權談判指南

實施標準規格之必要專利（Standard Essential Patents，SEPs）具有高度壟斷力，必須藉由FRAND條款加以調和。然而，FRAND條款只是一個概略式的授權方針，究竟具體內容為何，目前各國實務皆尚在發展中。日本特許廳（JPO）在2018年，對外發布了標準必要專利授權談判指南（Guide to Licensing Negotiations involving Standard Essential Patent，以下簡稱「授權指南」），應注意的是該授權指南僅係整理當前各國之實務看法，並不具有法律上之拘束力。

在授權談判過程中應採行何種方式方符合FRAND條款，JPO在授權指南中提出「善意」與「效率性」兩大原則。並將談判過程區分為五個步驟，分別提出具體之談判建議：

(1) 專利權人提出授權談判之要約

在此一步驟中，JPO認為專利權人應提出相關專利之資料，供實施專利之人進行研究極判斷，且應給予實施專利之人充分之時間進行資料研究，下列情況將容易被認定專利權人具有「惡意」：

• Ø 在對實施人提出警告函之前，或提出警告函後，就立即提出禁制令請求訴訟；
• Ø 在對實施人提出授權談判要約前，沒有充分揭露指明 SEP 資料、侵權對照表或提示 SEP 必要性等文件；
• Ø 要求實施人簽訂保密協議，否則不提供侵權對照表，即使資料不包括機密資訊；
• Ø 要約時提出規定時間限制，不允許合理時間考慮。

(2) 實施人對取得授權表達意願

在接獲專利權人之談判要約，且收到專利權人提示的專利清單及侵權對照表後，若實施人確認有必要取得專利權人的授權，JPO認為實施人應對於專利權人表達取得授權之意願。若實施人僅口頭表達意願，卻毫無談判之具體準備，仍然會被視為並無談判之意願。JPO認為實施人若有下列事由，將會被認定具有惡意：

• Ø 即使在繼續使用侵權（或潛在侵權）技術的情況下，沒有說明延遲回應的理由或是對談判完全不回應；
• Ø 聲明除非先提供所有 SEP 的必要性及有效性根據，否則不會啟動談判；
• Ø 不合理的延遲談判，例如：持續要求專利權人提供與其他人有關無法公開的保密內容；
• Ø 持續給予無實質內容的回應；
• Ø 只因為其他人也還沒有達成授權協議而拒絕取得授權。

(3) 專利權人基於 FRAND 條件提出要約

當實施人以明確表達談判意願時，專利權人應提出符合FRAND條款之授權契約，且須具體說明該契約係如何的符合FRAND條款。授權指南認為下列事由，專利權人將被視為具有惡意：

• Ø 在提示符合 FRAND 條件前，對表示願意接受授權的實施人提出禁制令請求訴訟，以便在授權談判中作為談判手段；
• Ø 不管談判正在進行中，向有意願依 FRAND 條件取得授權之實施人的業務合作夥伴發出警告信；
• Ø 相較於法院裁決和可供比較的授權案例之條款，提出明顯不合理條件的要約；
• Ø 沒有解釋如何計算授權金，也沒有說明授權要約符合 FRAND 條件。

我們探討了專利權人依據FRAND條款，對實施人提出了具體的授權要約。以下針對此時實施人應如何回應該要約才符合FRAND精神，才不被認定具有惡意。

(1) 實施人基於 FRAND 條件提出反要約

實施人在接到專利權人之授權契約後，通常不會照單全收，會再提出較有利之授權內容。授權指南指出實施人在提出反要約時，不可恣意提出不合理之契約內容，仍然必須符合FRAND條款。因此，在提出反要約時，除了指明授權金計算方法外，實施人還應指出具體根據，證明其反要約是以FRAND 條件進行的，這是為了讓專利權人確定所提出的條款是否合理和非歧視。JPO認為實施人若有下列事由，將會被認定具有惡意：

• Ø 在專利權人提出基於 FRAND 條件的授權要約後，不以 FRAND 條件提供任何反要約；
• Ø 根據法院判決和可比較的授權案例之條件相比，提出顯然不合理的反要約，並在談判過程中堅持該反要約；
• Ø 沒有解釋提出反要約的授權金是如何計算的，也沒有說明反要約是否符合 FRAND 條件。

(2) 專利權人拒絕反要約，透過法院或替代性爭議解決程序

倘若雙方談判並無交集，此時需要透過法院或是其他替代程序（例如仲裁）解決爭端時，JPO指出有些法院可能會認為替代程序較為有效率，可以快速取得結果，因此若有一方主動提出以替代程序解決紛爭，可作為一個其具有善意之指標，當然，拒絕用替代方案也可能會被視為具有惡意。不過，授權指南特別指出以是否接受替代方案作為判斷善意與否之標準，仍有不同意見，該標準較為薄弱。

1. JPO有特別指出，雖然 FRAND 授權條件必須是無歧視的，但這並不意味著所有被授權人必須以相同的授權費率以獲得授權，而應是認為相同或類似狀況的被授權人應該不可被差別對待。亦即，所謂公平無歧視，並不是要求需要齊頭式的公平，而是採行實質公平原則。JPO指出授權金之高低，可能會因為下列事由而不同：

(1)  授權的性質是獨佔或非獨佔、產品的販賣區域或販賣目的地是否有所限制，均為考量合理授權金時之考慮因素。

(2)  當事者間的談判歷程為決定適當授權金的影響因素之一。

(3)  各個行業都在使用資訊和通信技術，因此有些專利權人會根據終端產品中同一標準技術的特定「用途」而爭論不同的使用費率和金額。

三、 我國目前之發展

如上所述，FRAND條款之具體內容為何，目前各國尚在發展中，很可惜的是，我國法院尚無機會針對此一問題表示見解。目前涉及FRAND條款之案件有兩則：

1. 智慧法院106年度民公抗字第1號事件：

本件是Apple公司對高通公司提起消極給付之訴，要求高通公司「不得濫用標準專利進行不合理權利金請求」，然而法院雖然曾針對該案訴訟標的價額作出裁定，但雙方嗣後達成和解而撤告，智慧法院失去一次表達看法之機會。

2. 最高行政法院105年度判字第403號事件：

本件起源是Nokia與Microsoft向公平會申請結合時，公平會於准許處分中附加「Nokia未來應遵守FRAND條款」之附款，Nokia認為該行政處分不得附加附款，因此提起訴訟。本件雖然與FRAND有關，但充其量只在爭執「行政處分附附款之合法性」問題，並未討論到「FRAND條款之實質內容」。

四、 結語

1. 以實務運作以觀，目前大多是國外公司擁有標準必要專利轉而向我國科技產業要求專利授權之情況。我國之科技公司在接獲到標準必要專利權人之授權要求時，切莫鴕鳥心態的置之不理，否則將被認定為具有惡意，反而給予標準必要專利權人提起訴訟之機會。較為妥當之作法是向標準必要專利權人索取專利之資料文件、請求是當時間進行研讀、要求提供合理無歧視之授權契約、合理的進行授權金談判，並尋求專業律師之協助，降低公司被認定惡意之機會。
2. 此外，需要提醒的是，專利權係屬地主義，雖然我國法院目前尚未表示其見解，但倘若我國之科技公司在他國有生產、行銷、進口相關商品，則必須要知悉該國法院對FRAND條款之看法，避免標準必要專利權人於該國提起民事訴訟，造成重大損失。