國際優先權的溫故知新

一、國際優先權的意義及法源脈絡

在智慧財產權的保護上,為了突破時空及語言的藩籬,創設有「國際優先權制度」,讓有需要在不同國家尋求同一專利或商標保護之人,能夠加以運用,取得較有利之審查條件。當申請人先在一個國家申請專利或商標權後,若其後續想在其他國家申請同一項商標或專利,可以嘗試透過主張國際優先權,將後續申請的審查基準日前置到第一次申請的較早日期,在「先申請主義」的規範下占得有利之先機。尤其現今各國對專利權、商標權的保護多採取「屬地主義」,即保護範圍只及於註冊地域內,國際優先權制度的創立,賦予了申請人在智慧財產權布局的空間及時間上更多的彈性。本文以下將以商標權為例,闡述有關國際優先權制度的規範內容。

 

台灣作為世界貿易組織(下稱WTO)會員國,於實施有關智慧財產權的法律時,應遵守《與貿易有關之智慧財產權協定》(Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPS)的規範。此協定對於智慧財產權之保障具有莫大意義,而根據該協議的內容,WTO會員國應遵守巴黎公約(Paris Convention)中有關「優先權制度」之規範。因此,即便台灣未加入巴黎公約,但仍為WTO的成員,既然TRIPS協議有適用巴黎公約第4條有關優先權之規定[1],台灣也應加以遵守。

 

根據巴黎公約第4條第A項第1款,同盟國之間的優先權(right of priority),係指申請人先在一同盟國依法申請商標後,於一定期間內再就同一商標以其部分或全部商品或服務申請時,可以享有優先權,換言之,申請人可以主張以「原申請案的申請日」為「後申請案的申請日(即所謂「優先權日」)」。

 

從我國的優先權制度,亦可見到上述巴黎公約的影子,以下將接續簡介我國的優先權制度。

 

二、我國優先權制度簡介

我國商標法第20條為國際優先權的主要依據。根據本條內容,商標申請人若先於國外申請商標後,再於我國申請註冊同一商標,只要符合一定條件,便得主張以「國外先申請案的申請日」作為我國申請案之「優先權日」,據以主張國際優先權,其要件包含:

  1. 首次申請商標註冊(即所謂「先申請案」)之地點,須為與中華民國有「相互承認優先權的國家」或「WTO會員」。
  2. 首次申請日的六個月內,向我國就與先申請案同一之部分或全部商品或服務,以相同的商標申請註冊。
  3. 申請人應於商標註冊申請書中載明先申請案之申請日、受理該先申請案的國家或WTO會員及申請案號。若主張優先權時,僅記載外國申請日及申請國家,卻未記載申請案號數,除非前二項皆未載明,否則並不影響優先權之主張,但嗣後仍須補正。
  4. 申請人應於我國申請日後三個月內提交外國主管機關核發之優先權證明文件至我國商標主管機關。未於期限內提交前述文件,則視為未主張優先權。

 

三、國際優先權的延伸思考

由於主張國際優先權有須遵守之法定期限,先申請案與後續申請案的申請日之認定方式,將會牽涉到優先權期間的計算,至關重要。掌握住國際優先權的基本概念後,以下問題值得進一步思考。例如:

  1. 若商標權人想在同一個台灣商標申請案中,針對不同指定商品服務分別主張二個以上的國際優先權,則後申請案的優先權日應如何認定?

根據我國商標法第20條第7項,後申請案之優先權日應「各以其商品或服務所主張的優先權日為準」。例如,A公司於民國101年(下同)7月1日於甲國以「a 商標」指定使用於「化妝品」商品,又於8月1日在乙國以「a 商標」指定使用於「動物用清潔劑」商品,若其於10月1日在我國以同一商標指定使用於「化妝品、動物用清潔劑」商品提出商標註冊申請案時,其得以在甲國(7月1日)及乙國(8月1日)之申請案,分別主張「化妝品」及「動物用清潔劑」商品之優先權日。此種在同一申請案中主張二個以上國際優先權的模式,一般稱為主張「複數優先權」。

 

  1. 若在我國提出的後申請案中指定的商品及服務超出了國外先申請案的範圍,是否仍得提出申請或主張優先權?審查機關將如何認定?

若我國後申請案中僅有部分的指定商品服務落入國外先申請案的範圍,仍可以提出申請,並就有落入國外先申請案範圍的指定商品服務主張「部分優先權」。在落入國外先申請案範圍的指定商品服務上可享受較早的優先權日,而超出先申請案範圍的指定商品服務則以實際在我國提出申請之日作為申請日。

值得注意的是,並非所有國家皆承認商標的「複數」或「部分」優先權。參照巴黎公約的規範,前者係指申請人可主張數個前案的優先權,且這些優先權可以來自不同國家(第4條第F項前段參照);後者則是指主張優先權之人,可以在後案中包含一項或數項於前案中未具備的特徵(第4條第F項後段參照)。惟上述規範並非直接適用於所有智慧財產權。以「發明專利」而言,巴黎公約明定同盟國原則上不得拒絕複數優先權之主張;除了發明專利以外之其他智慧財產權(例如商標、設計專利),會員國雖得類推適用上述原則,卻無類推適用之義務。如欲在其他國家主張「複數」或「部分」優先權,建議事先尋求專業管道諮詢,以確保您的利益。

 

  1. 若申請人的首次申請案所在國家雖為巴黎公約會員國,卻非WTO會員國,是否仍得於嗣後向我國申請商標時,主張以該首次申請案為優先權基礎案?

依我國商標法之規定,僅有申請人「第一次」在「WTO會員國」(或其他互惠國)之商標申請案作為優先權的基礎案。故若申請人的首次申請案所在國家並非WTO會員國,則不得作為我國商標申請之優先權基礎案。在此種情況下,若該申請人相同商標指定於同一商品服務之後續申請案中,有在WTO會員國或其他互惠國內提出者,則可以「該等後續申請案其中之第一件」作為我國申請案之優先權基礎案。[2]

 

  1. 若申請人先在某國首次遞交了商標申請案A,嗣後將申請案A撤回並重新提交申請案B,則主張國際優先權之期間應以申請案A或申請案B之申請日起算?

原則上,在首次申請案(申請案A)提出申請後,主張國際優先權之期限均應以申請案A之申請日起算;申請案A是否撤回、遭駁回或審查過程中有任何異動狀態,均不影響主張申請案A優先權之後續申請案的審查。

惟有一特殊情況是:根據巴黎公約,若先申請案A於遭撤回、拋棄、或駁回時尚未公開、亦未衍生任何權利,則申請案A不得作為主張優先權的依據。此時,應由申請案B作為「首次申請案」,其申請日為優先權期間的起算日。在現今各國商標資料庫多數公開透明且更新迅速的狀態下,此種案例應不多見,惟仍於此提出供作參考。

 

以上是有關國際優先權的法源脈絡及具體範例。優先權之主張,在商標申請實務上具有一定重要性,對於有跨國商標申請需求的商業經營者而言,了解優先權的基本概念,勢必更有利於您的商業布局及發展前景。

 

[1] 謝銘洋,智慧財產權法,十版,元照出版,頁70

[2] 有關本問題的相關主題,可參考以下文章連結:https://winklerpartners.com/when-claiming-trademark-priority-in-taiwan-choice-of-country-can-make-a-difference/

 

本文章由資深顧問顏嘉利、法務專員劉芯芸及實習生林庚遠共同撰述

如果您想知道更多有關國際優先權之事宜,歡迎聯絡本所資深顧問 顏嘉利,電子郵件地址為jasonyan@winklerpartners.com

2022年09月30日
作者: 顏嘉利, 劉芯芸.