商標「著名」程度如何判斷?
——最高行政法院大法庭111年度大字第1號裁定摘要

我國商標法於2003年時修正時,為加強對「著名商標」的保護,納入了「商標淡化理論」。除了原有的「近似於他人著名商標,有致公眾混淆誤認之虞者」不得註冊為商標以外(現行商標法第30條第一項第11款前段),另新增「有減損著名商標之識別性或信譽之虞」的商標淡化情形,亦不得註冊(現行商標法第30條第一項第11款後段)。

其後,實務判決針對「著名」之判斷,於適用該款前段及後段,是否應該採取不同之標準,產生了歧異。有判決認為,本條「著名」之判斷,均應以「相關消費者」所普遍認知,作為同一標準,無須區分前段後段。另有判決認為,於適用後段時,應採取較前段更為嚴格之標準,以「一般消費者所普遍知悉」作為判斷標準。就此,最高行政法院曾於105年11月份第1次庭長法官聯席會議做成決議,採取後者之見解。

如今,最高行政法院大法庭於民國112年3月17日,作成111年度大字第1號裁定,宣示「商標法第30條第1項第11款後段規定所稱『著名商標』,係指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知之商標,無須達一般消費者普遍知悉之程度,始有該款後段規定之適用。」

以下簡介本裁定之提交事件背景,與裁定理由摘要

一、 本裁定提交事件背景

民國108年,義大利商法倫提諾公司針對英籍安娜貝拉范侖鐵諾所獲准註冊之「GIOVANNI VALENTINO」商標,依商標法第30條第一項第10和11款,主張該商標對其所有之「VALENTINO」等著名商標,有致相關消費者或公眾產生混淆誤認之虞,並有減損其商標之識別性或信譽之虞,對之提起異議。案經智慧財產局審查後,作成「異議不成立」之處分,訴願亦經駁回。

法倫提諾公司,遂提起行政訴訟。而智慧財產法院認為「商標法第30條第1 項第11款規定前、後段就著名商標之著名程度,應為不同之解釋,前段應解釋為僅在相關消費者著名之商標,後段則應解釋為不僅止於相關消費者,而須達一般消費者均知悉之商標,始符立法目的」。故,雖原告法倫提諾公司之「VALENTINO」商標屬相關事業或消費者所普遍認知之著名商標,惟「尚難認為已達到一般消費者均普遍知悉之程度」,並以系爭商標有較引人注意之「GIOVANNI」可與據爭商標相互區辨,故系爭商標之註冊並無減損據爭商標之識別性之虞等因素綜合參酌,以109年行商訴字第55號行政判決駁回原告之訴。

原告法倫提諾公司對此判決不服,提起上訴(最高行政法院110年度上字第138號)。而最高行政法院合議庭於審理本案時,基於「商標法第30條第1項第11款後段所採之著名程度解釋,是否需超越相關消費者而達一般消費者普遍知悉的程度」於本案採作為裁判基礎之法律見解,與先前裁判(最高行政法院106年度判字第607號、第608號、第609號、107年度判字第446號、109年度上字第982號判決)有所歧異,故將此法律爭議提案予最高行政法院大法庭(下稱「大法庭」)裁判。

二、 最高行政法院111年度大字第1號裁定理由摘要

就商標法第30條第1項第11款(下稱「系爭條文」)後段之「著名」判斷標準,大法庭指出,商標法施行細則第31條已就商標法中所謂「著名」作定義,且並未就系爭條文之前後段進行區分。且商標法第30條第1項第11款著名商標保護審查基準(下稱「審查基準」)中,亦無就系爭條文後段之著名程度,解釋為須「超越相關消費者,而達一般消費者普遍知悉」之程度,始有本條規定之適用。另參酌民國92年行政院提交之商標法修法提案說明中,就系爭條文的文字安排可觀之,前段所稱「相同或近似於他人著名商標或標章」,亦為後段規定著名商標減損之成立要件,故該提案說明中以「商品或服務之相關公眾之認識」作為著名商標的認定,自非僅限於針對著名商標之混淆誤認,而亦應包括著名商標之減損。

又,參酌商標法其他著名商標之減損或淡化相關條文,如第70條第2款針對「以著名商標作為自己公司等名稱,而有『致相關消費者混淆誤認之虞』,或『減損該商標之識別性或信譽之虞』」之商標侵權規定,其中此二種侵害商標權情形,亦均共同使用「著名商標」之同一用語,可知商標法就民事侵權之此二種情形,對著名商標之內涵並無分別界定之立法意旨,而皆係指「相關事業或消費者」所普遍認知者之界定。故就商標法第30條第1項第11款後段所稱之「著名商標」定義規定,與商標法其他所稱「著名商標」用語,基於「同一用語同一內涵」之法理,均應採同一界定。且若就商標法施行細則第31條針對「著名」之定義規定,採目的性限縮解釋,而不適用於該款後段所稱之「著名商標」,顯與商標法第70條第2款規定關於上述民事侵權事件,就著名商標之內涵並無分別界定有所衝突。

至於依審查基準所言,該款後段有關「著名商標淡化保護」之規定,對其著名程度之要求確實較同款前段規定為高,惟此對著名程度之較高要求,係指於「依保護審查基準3.3規定,就是否有著名商標淡化之虞為判斷時,以『商標著名之程度為參酌因素』」時之審查,將以較高標準審視之,而非於「審查系爭商標是否符合商標法第30條第1項第11款後段『著名商標要件』」時,逕以「一般消費者知悉」或「相關相費者知悉」分別界定之。

綜上說明,對於商標法第30條第1項第11款後段規定所稱「著名商標」之判斷標準,本裁定改變了「最高行政法院105年11月份第1次庭長法官聯席會議決議」見解,統一以「相關事業或消費者所普遍認知」為標準,無須達一般消費者普遍知悉之程度,始有該款後段之適用。此一大法庭裁定所採之見解,依行政法院組織法第15條之10規定,僅對前述提案庭提交的該案件(最高行政法院110年度上字第138號)具拘束力,該庭必須依照本裁定之見解,作成本案終局判決。惟根據行政法院組織法第15條之2第一項之規定,依照大法庭本次裁定見解,所作成之該個案終局裁判,亦將成為最高行政法院之「先前裁判」。往後若有審判庭擬對於此先前裁判表示不同之法律見解,必須再次開啟徵詢、向大法庭提案等程序。故大法庭此一法律見解,原則上將於最高行政法院各庭間(橫向)產生法律見解之一致性。另透過審級制度,亦將引導下級審法院遵循該項法律見解,達成縱向法律見解之統一。

以上文章由合夥律師郭建中、研究員呂美共同撰述。

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2023年03月31日
作者: 郭建中.