現代企業經營者採取多樣化的行銷手法，促進消費者對企業商標的認識或對商品服務的消費，發放帶有註冊商標之贈品為常見行銷手法之一。然而，贈品本身與註冊商標指定之商品服務類別未必相同。例如百貨公司發放帶有商標之氣球，向消費者推廣百貨公司的零售服務。

因此，將商標使用於贈品上，是否符合商標法所謂「為行銷目的」而使用商標呢？又如果是商標之使用，該商標是使用在「贈品本身類別（氣球商品）」或是「使用人主要經營之商品服務類別（百貨公司服務）」呢？此外，發送仿冒的商品做為贈品，行銷其他商品服務，會不會構成商標侵權呢？

本文列舉商標使用於贈品之法院判決與智慧財產局（下稱「智慧局」）處分，觀察我國實務見解，並嘗試歸納整理可能的判斷原則。本篇為第一部分，介紹於贈品上「侵權使用」商標之案例，第二部分則是「維權使用」案例以及綜合比較。

1. 商標使用要件以及維權使用、侵權使用

商標法對「商標使用」之定義，按第5條規定，是指「為行銷之目的，而有特定標示商標行為（用於商品或其包裝容器、相關廣告文宣等），並足以使相關消費者認識其為商標」，可分為三個要件：行為人「主觀上具有行銷目的」、行為人有「商標法第5條列舉之標示行為」、消費者「客觀上將該標識認識為商標」。

而滿足前述要件之商標使用行為，又可以被分為維權使用以及侵權使用，所謂維權使用，是指商標權人於商標註冊之商品或服務上使用註冊商標，以維護其合法註冊商標權之使用；而所謂侵權使用，則是非商標權人使用他人合法註冊商標於商品或服務上，而有侵害商標權人權利以及使消費者混淆誤認之虞的使用。

侵權使用與維權使用在主體（無商標權人VS註冊商標權人）以及規範目的（避免侵害商標權人與消費者權利VS維護註冊有效性）上有所不同，但特定行為是否屬於商標法第5條規範的商標使用，是否會因侵權或維權而有不同判斷呢？在此部分，我國實務似乎有不同見解。

商標法第5條民國100年修正理由明確說明：「商標之使用，可區分為商標權人為維持其權利所為之使用及他人侵害商標權之使用兩種樣態，二者之規範目的雖有不同，惟實質內涵皆應就交易過程中，其使用是否足以使消費者認識該商標加以判斷，爰明定於總則，以資適用」。

智慧局於其出版之「商標法逐條釋義」中，亦表示「二者規範之對象與目的雖有不同，但皆係於商業交易過程中，透過商標法第5條各款之使用情形…故二者判斷使用商標行為之實質內涵並無不同。」似認為某行為是否屬商標使用，並不因為屬於侵權或維權使用而不同[1]。

此外，智慧財產及商業法院（下稱「智財法院」）曾有判決指出「第6條（按：此為舊法條號）『商標之使用』的概念貫穿整部商標法，此觀商標法第一章『總則』即於第6條明定『商標之使用』自明…是從法體系解釋言之，無論於民事、刑事、行政訴訟，在探討『維權使用』、『侵權使用』時，應採同一之『商標使用』概念，均以第6條所定之『商標使用』概念為中心，重在判斷該表彰商品或服務之標識的使用是否足使消費者認識其為商標，而得與他人之商品或服務相區別[2]。」由此可見，立法理由、智慧局與法院均表明不論維權或是侵權使用，本質上均為商標法第5條所規定之「商標使用」，應適用相同的判斷標準。

然而，最高行政法院亦曾有判決指出「商標侵權使用及維權使用之主體及規範目的顯有不同，殊無因法條文字均有『使用』兩字，就將商標權人之維權使用與侵權人之侵權使用作相同意義解釋之理[3]。」可見在實務運作上，縱然均適用第5條之規範，侵權使用與維權使用似乎也存在不同的解釋空間。

因此，本文列舉數則法院判決及智慧局處分，觀察實務對商標使用於贈品上的侵權與維權使用商標是否有不同的認定標準，並嘗試提出本文認為適當的判斷標準。

2. 贈品侵權使用商標之案例

以下列舉數則與侵權使用商標於贈品有關的案件，相關案件中，侵權人將侵害他人商標權之物品做為贈品送給消費者。

(1) 郵局贈送飄逸杯案

本件背景為被告中華郵政股份有限公司台中郵局（下稱「台中郵局」）向第三人採購了一批帶有原告飄逸實業有限公司（下稱「飄逸公司」）「飄逸」、「PIAO I」註冊商標之泡茶杯具（下稱「飄逸杯」），作為消費者向台中郵局購買保險的贈品。而飄逸公司發現台中郵局採購之飄逸杯為仿冒商品，侵害飄逸公司商標權，故提起民事商標侵權訴訟。

本件歷審法院均駁回飄逸公司之請求，因為台中郵局使用仿冒飄逸杯做為贈品之行為不構成商標使用。一審智財法院認為侵權之飄逸杯係台中郵局於消費者投保人壽保險後贈送之贈品，台中郵局「並未基於行銷目的將飄逸公司之商標使用於台中郵局的保險業務」，「也未將採購之仿冒飄逸杯作銷售等具商業目的之使用」，所以台中郵局並無以飄逸公司之商標表彰自己之商品或服務來源之意思，亦無以相關商標行銷自己商品服務之目的，與商標使用之定義不符[4]。

此外，二審智財法院也認定「台中郵局於商業交易過程中所行銷之標的為人壽保險服務，而非仿冒飄逸杯」，且「消費者並未因飄逸公司之商標所表彰之商品來源或品質影響是否購買保險服務之意願」[5]。因此，台中郵局在主觀上無行銷仿冒飄逸杯或透過仿冒飄逸杯行銷其保險服務之目的，客觀上消費者也未藉由飄逸公司之商標識別台中郵局之商品或服務之來源，台中郵局將仿冒飄逸杯做為贈品發送之行為即非商標使用，不侵害飄逸公司商標權。

(2) 西土瓦農場贈送隨身杯案

本件背景與前案類似，經營農場服務的被告西土瓦美樂地有限公司（下稱「西土瓦農場」），提供帶有飄逸公司註冊「Travel Buddy」商標之仿冒隨身杯（下稱「隨身杯」）作為入園遊客之贈品。飄逸公司因此對西土瓦農場提起民事商標侵權訴訟。

本件歷審法院均駁回飄逸公司請求，一審智財法院之理由為西土瓦農場贈送仿冒隨身杯之行為非屬商標使用。智財法院認為「贈品標示商標是否構成商標之使用，即須以使用人在主觀上是否有行銷該標示商標商品之目的，且在客觀上有無使相關消費者得藉此將使用人所欲行銷之商品與他人之商品相區別之結果綜合判斷」，而隨身杯僅是消費者入園後之贈品，不是作為販售之用，且消費者並不會因隨身杯所表彰之商品來源或品質，而影響其是否前往西土瓦農場休閒消費之意願。因此西土瓦農場在主觀上既無行銷隨身杯，抑未透過隨身杯達成行銷西土瓦農場之目的，客觀上亦未使相關消費者藉由隨身杯上之商標識別西土瓦農場所表彰之商品或服務來源，即非商標法所稱之商標使用[6]。

本件二審智財法院並未明確認定西土瓦農場之行為非商標使用，而是認定西土瓦農場並無侵權的故意或過失。不過二審法院在判決理由中亦論述了與商標使用要件相關的認定，如「消費者不是為了兌換贈品隨身杯而入園」、「隨身杯無法與西土瓦農莊產生任何聯結」等[7]，似乎也否認贈送隨身杯之行為符合商標使用「行銷目的」及「使消費者辨識其為商標」的功能。

(3) 樂金公司使用LV商標案

本案背景事實為被告臺灣樂金生活健康股份有限公司（下稱「樂金公司」）經營美妝品牌THE FACE SHOP，配合韓國母公司行銷在台灣推出帶有近似原告法商路易威登馬爾悌耶公司（下稱「LV公司」）註冊商標圖案的「氣墊粉餅」產品，該產品有帆布袋外包裝，並附有一個「手拿鏡」贈品，氣墊粉餅、外包裝、贈品上均帶有近似LV公司商標之圖案。LV公司因而提起民事商標侵權訴訟。

本案討論重點在於戲謔仿作之判斷，不過智財法院在認定樂金公司成立侵權的判決中，表示樂金公司使用LV公司商標在氣墊粉餅、外包裝、贈品手拿鏡上，均占有大比例面積，「給予消費者指示來源的印象」，因此樂金公司係為行銷之目的，將LV公司之商標用於商品及其包裝容器上（包含贈品手拿鏡），並「足以使相關消費者將其作為表彰其商品來源之標識」，為商標法第5條商標使用行為[8]。此外，法院在計算本案損害賠償數額時，亦將贈品手拿鏡價值納入計算。法院明顯認定樂金公司於贈品上的侵權使用亦符合商標法第5條對商標使用之定義。

3. 本文對商標侵權使用於贈品上之觀察

(1) 對商標使用主觀要件的觀察

由以上案件可以看出，法院對於贈品上使用商標有無侵權的認定，在主觀要件上，似乎以「使用者是否行銷贈品本身（販賣飄逸杯、隨身杯、手拿鏡）或行銷其他商品服務（行銷郵局之『保險』以及西土瓦農場之『農場服務』）」為標準。不過法院在不成立侵權的案件中，似乎另外考量「贈品對消費者的吸引力（產生的行銷的效果）」，認為飄逸杯不會影響消費者是否購買保險、隨身杯不是吸引消費者入園的因素，而認為此種贈品不算是行銷的一環。

然而本文認為法院對於「行銷目的」主觀要件之判斷，似乎過於嚴格。在「行銷目的」的判斷上，既然商標法要求的是主觀的「行銷目的」，即不需要考量贈品實際上到底有沒有產生成功的行銷效果，而只須視使用者發送贈品的行為，算不算是使用者與消費者間「交易過程」（in the course of trade）之一環，亦即是否屬於具商業性質之行為。蓋商標法第五條之立法理由已經言明「所謂『行銷之目的』，與『與貿易有關之智慧財產權協定（Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPS Agreement）』第十六條第一項所稱交易過程（in the course of trade）之概念類似。」以郵局飄逸杯案為例，若郵局並沒有在交易過程中「以飄逸杯促進消費者投保意願」的「行銷目的」，應不會花費預算購買飄逸杯作為贈品，也不會要員工向消費者宣傳滿額贈送飄逸杯的訊息。在郵局與消費者的交易過程（買賣保險產品）中，「滿額贈送飄逸杯」為其中一環節，明確具有商業性質與目的，難以推論說郵局沒有行銷目的。

此外，法院不成立侵權的案件中，均以「使用者沒有行銷贈品本身（販賣飄逸杯、隨身杯）也沒有行銷其他商品服務（行銷郵局之保險以及農場服務）」論述使用者無行銷目的，似乎區分了「行銷贈品本身」或是「行銷其他商品服務」的差別。然而，贈品大多數是為了行銷其他商品而存在，單獨行銷贈品的狀況相當少見，而且在贈品交易過程之中若發揮了一定程度的吸引力，使用者也可以說有一定程度「行銷贈品」（利用贈品吸引消費者購買本業商品）的目的。本文認為在贈品侵權使用的脈絡下，若沒有必要區分「行銷贈品本身」或是「行銷其他商品服務」的差別，否則可能推導出「侵權人以仿冒品做為贈品吸引消費者上門購物，不算是侵權，因為侵權人並未行銷仿冒品贈品本身」之結論，並不妥當。事實上，智慧局出版之「商標法逐條釋義」就引用了郵局飄逸杯案的判決，表示「若向他公司採購仿冒商標之商品，但係作為贈品，難謂基於行銷目的將系爭商標使用於所表彰之商品或服務，即未將採購之仿冒系爭商標商品作銷售等具商業目的之使用者[9]」，本文認為有斟酌之餘地。

另一方面，樂金公司使用LV商標案中，智財法院並未明確區分樂金公司使用侵權商標於手拿鏡，究竟算是「行銷贈品（手拿鏡）」還是「行銷主要商品（氣墊粉餅）」，而認為整個包裹販賣的行為，即屬商標使用。因此在最新版的逐條釋義中，智慧局補充說明「仿冒商標之商品，即使行為人僅將其作為贈品送予消費者，經審酌個案情狀，如贈品本身即行為人作為行銷目的之商業手段者，仍可能構成商標使用[10]」，本文贊同智慧局補充見解，且認為區分行銷客體（贈品或本業）之見解可能造成規範漏洞，逐條釋義中仍保留的相關見解似有修正空間。

(2) 對商標使用客觀要件的觀察

至於客觀要件上，法院似乎以「消費者是否會以贈品上商標識別商品服務來自使用者」作為判斷標準，因此認為郵局跟西土瓦農場並沒有使消費者藉由贈品上的商標識別各自的保險服務與農場服務，不構成商標使用；而樂金公司使消費者藉由贈品手拿鏡上的商標識別手拿鏡來自樂金公司，構成商標使用。

然而本文認為此種判斷方式增加了商標法所沒有的限制，商標法第5條客觀要件為「足以使相關消費者認識其為商標」，而沒有規範消費者應認識其為「何人」之商標。事實上，若要求要「使消費者以商標識別商品服務來自使用者」方滿足商標使用之定義，則販售仿冒品並不構成商標使用，蓋仿冒品提供者自始至終都希望消費者以商標識別他人（即權利人）而非使用者（即侵權者）之商品服務來源。

商標侵權案件涉及的使用態樣是有造成消費者混淆誤認之虞的使用態樣，消費者對商標指示的商品來源，可能認知為使用人，也可能為其他人。是以，在贈品侵權使用商標的脈絡下，並不需要求消費者識別贈品上的商標表彰使用人的商品服務來源，而只須要有「指示某人之商品來源」的商標功能即可。

(3) 贈品侵權使用商標的可能判斷標準

綜上所述，本文認為在贈品侵權使用商標的情形，應秉持「侵權使用處理的是有混淆誤認之虞的使用」之前提，不必區分贈送贈品究竟是行銷贈品本身還是行銷使用人其他商品服務，只要贈品是使用者與消費者交易過程中之一環，就算是具有行銷目的之使用。而在客觀消費者認知上，更是不宜要求消費者識別贈品上商標表彰使用人之商品服務，才能規範所有有致消費者混淆誤認之虞的侵權使用態樣。

本文對商標使用的判斷標準，與上述以「非商標使用」為由判斷贈品使用商標不構成侵權的案件相比，似乎較為寬鬆，較容易成立商標使用。不過商標侵權責任的構成不僅有前階段的「商標使用」要件，還有「是否有混淆誤認之虞」的各項判斷要素，甚至成立損害賠償責任尚須有「故意或過失」的要件。因此在個案判斷上，對「商標使用」之定義不需過度限縮，不僅對使用人不會保障不足，反而能充分發揮商標法介入不當使用、保障公益的機能。舉例而言，採購仿冒品做為贈品行銷侵權人其他商品服務之案件中，若侵權人已盡到一定程度之把關，或許不構成故意或過失的損害賠償責任。但有鑑於侵權人以贈品方式令仿冒品流入市面，其仍有責任除去、預防侵害，並銷毀仿冒品，維持市場秩序與消費者免於混淆的權利。若是早在「商標使用」層次便斷定「發放贈品非商標使用而不侵權」，則個案中做為贈品的仿冒品不但無法收回，侵權人甚至能繼續以「非商標使用」為由，而合法發放仿冒品。

本文認為法院在商標侵權使用的案件中，於主觀要件考量「行銷客體為何」，於客觀要件考量「消費者是否以商標識別使用者之商品服務」，似乎是將商標維權使用考量的角度帶入侵權使用的判斷上。本文於下一部份探討在贈品上維權使用商標之案例，觀察實務贈品維權使用商標的判斷基準，並進一步比較於贈品上侵權使用與維權使用商標的異同。

如果您想知道更多有關智慧財產權之事宜，歡迎聯絡本所郭建中合夥律師及陳羿愷律師，電子郵件地址為 gkuo@winklerpartners.com、ychen@winklerpartners.com。

本文章由郭建中律師及陳羿愷律師共同撰述。

[1] 商標法逐條釋義110年版第11頁。

[2] 智慧財產法院100年度民商上第7號判決。

[3] 最高行政法院106年度判字第163號判決。

[4] 智慧財產法院99年度民商訴字第2號判決。

[5] 智慧財產法院99年度民商上字第6號判決。

[6] 智慧財產法院 99年度民商訴字第52號判決。

[7] 智慧財產法院 100年度民商上字第14號判決。

[8] 智慧財產法院108年度民商上字第5號判決。

[9] 商標法逐條釋義110年版第244頁。

[10] 商標法逐條釋義110年版第244頁。