美國飲食文化中，墨西哥餐廳常以「TACO TUESDAY」作為行銷宣傳的口號，經年累月，「在週二與親朋好友共同慶祝、吃墨西哥塔可餅」逐漸成為大眾生活中的一部分，一種飲食消費的生活習慣。事實上，「TACO TUESDAY」曾是美國墨西哥速食連鎖餐廳Taco John’s的註冊商標，近年也出現一些「TACO TUESDAY」相關的商標爭議，尤其是關於「TACO TUESDAY」是否已通用化而喪失商標功能的討論。本文以下將介紹「TACO TUESDAY」相關商標爭議發展的始末，由此淺談商標通用化的問題，並就商標權人應如何避免註冊商標通用化，提出建議。
「TACO TUESDAY」相關商標爭議發展始末
- Taco John’s將「TACO TUESDAY」註冊為商標
西元（下同）1980年代，發跡於美國懷俄明州的墨西哥速食連鎖餐廳 Taco John’s為了促銷店內販售的墨西哥塔可餅，發想了一句簡短好記的活動標語：「TACO TWOSDAY」，「在每週二，人們得以0.99美元的優惠價格購買2份捲餅」。此活動成功引起顧客熱烈迴響[1]。於1989年，Taco John’s向美國專利商標局（USPTO）申請並獲准註冊「TACO TUESDAY」商標[2]，指定使用於第42類餐飲服務[3]，在全美除紐澤西州以外的49州，取得「TACO TUESDAY」商標在餐飲業獨佔使用的權利[4]。然而，如此受歡迎的行銷活動不免成為眾多餐飲店家爭相模仿的對象，也紛紛使用「TACO TUESDAY」推出促銷活動。儘管Taco John’s屢屢對仿效者寄發律師函，要求不得使用其「TACO TUESDAY」商標作為宣傳用語[5]，然而在該商標註冊後的30餘年中，仍可見「TACO TUESDAY」被廣泛使用在日常生活中。
- 知名球星LeBron James嘗試申請註冊「TACO TUESDAY」商標
值得一提的是，不僅餐飲業者喜愛使用「TACO TUESDAY」，美國知名NBA球星LeBron James也是「TACO TUESDAY」的愛好者。LeBron James經常在社群媒體上分享其與親友在週二時吃塔可餅慶祝的影片。影片中，LeBron James甚至會穿著印有「TACO TUESDAY」的衣服，並對著鏡頭大喊「It’s Taco Tuesday!!!」，以表達其對於塔可餅的喜愛，在球迷間掀起另一股「TACO TUESDAY」熱潮[6]。基於對墨西哥捲餅的熱愛，LeBron James在2019年，透過LBJ Trademarks, LLC（下稱「LBJ公司」），向USPTO申請註冊「TACO TUESDAY」商標，指定使用於線上娛樂、社交媒體、播客等第35、38、41類服務，以及第9類可下載的影音作品等商品[7]。
然而，針對上述LeBron James提出的商標申請，USPTO提出下列的審查意見：(1) 就該商標申請註冊於第35類的部分，USPTO認為與在該類別在先註冊之「TECHNO TACO TUESDAY」商標[8]有混淆誤認的可能性；(2) 此外，USPTO亦提出許多相關報導和文章，說明「TACO TUESDAY」已在大眾的普遍使用下，成為一「日常用語（commonplace message）」，係「眾人用以表達對『墨西哥塔可餅』的熱愛，並在週二時慶祝的詞彙」，而不具商標指示商品或服務來源的功能，故應予以核駁。有趣的是，對於USPTO的審查意見，LeBron James的發言人對外表示，USPTO的審查意見，滿足了LeBron James想要的結果，不只他個人可以自由使用「TACO TUESDAY」，任何人都可以自由使用「TACO TUESDAY」。而LBJ公司未就該審查意見作出申覆，等同於放棄該商標之申請[9]。
- Taco Bell對Taco John’s 的「TACO TUESDAY」商標申請廢止
「TACO TUESDAY」是否通用化，不僅在前述LeBron James申請註冊商標時引起討論。在2023年5月間，由另一家同樣販售墨西哥捲餅的知名連鎖餐廳 Taco Bell提出「解放TACO TUESDAY」的訴求，以「『TACO TUESDAY』已經通用化而不具識別性」為由，向USPTO申請廢止Taco John’s註冊長達三十餘年的「TACO TUESDAY」註冊商標[10]。最終，Taco John’s主動於2023年7月18日宣布放棄「TACO TUESDAY」商標。USPTO於同年8月1日正式廢止Taco John’s「TACO TUESDAY」之商標註冊。至此，「TACO TUESDAY」確定回歸全民共享。
關於「商標通用化」
當Taco John’s在1989年將「TACO TUESDAY」註冊為商標時，由於此用語在當時尚非廣為人知，因此可以獲准註冊。然而，經過三十多年來同業、大眾將其作為一般之日常用語廣泛使用，使消費者不再將「TACO TUESDAY」認知為商品來源，與Taco John’s產生連結，僅認為是一種「不特定餐飲業者在週二時，提供墨西哥塔可餅優惠活動」的描述，失去其「指示商品或服務來源」的功能。這種因為消費者認知改變，而失去商標識別性的過程，稱為「商標通用化」。諸如「TACO TUESDAY」此種商標通用化的情形不在少數，像是「Aspirin（阿斯匹靈）」或「Escalator（電扶梯）」等用語皆曾經是註冊商標，卻因為後來的使用，而逐漸通用化的案例。
- 我國法下商標通用化的相關規範
我國商標法中也有關於商標通用化的規範。商標法第63條第1項第4款即規定「商標註冊後有下列情形之一，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊：…四、商標已成為所指定商品或服務之通用標章、名稱或形狀者。」本款規範意旨在於若商標權人怠於維護其商標之識別力，導致其註冊商包成為商品或服務之通用名稱或形狀，或成為商品或服務之通用標章，因為該等商標失去商標指示商品或服務來源的基本功能，不再具有識別及表彰商品來源的特徵，基於公益及識別性之考量，應廢止其註冊。
- 我國實務關於「商標通用化」的判斷標準及案例
然商標法第63條第1項第4款所謂「通用化」的標準為何？我國實務見解大多採取「主要意義判斷標準」，也就是以一註冊商標名稱在一般消費者心目中認識的主要意義（而非部分意義）為判準，若絕大多數消費者對於該詞彙之用法係作為商品之通用名稱使用，而非作為商品之來源名稱使用，則可能被認定已達到通用化的程度[11]。我國實務上也不乏因為通用化而遭廢止的註冊商標，例如「諾麗」（已成為一種植物的通用名稱）[12]、「TSA LOCK」（已成為海關鎖的通用名稱）[13]、「卡哩卡哩」（已成為一種餅乾零食的通用名稱）[14]等。這些案例反映了商標的使用情形和態樣，可能導致註冊商標逐漸喪失指示商品或服務來源的功能，是商標權人在行銷、推廣的過程中不可忽視的維權重點之一。
如何避免商標通用化
商標權人在行銷自己的商品或服務時，往往會面臨「品牌越知名越好」但又「不能使商標通用化」的兩難。因此商標權人於申請、使用商標時，除了需要注意琅琅上口的行銷用語經常有通用化的風險之外，可以提供正確使用商標的指南。例如Adobe在其官網上，即提供教導各方如何使用Adobe商標的指引[15]，儘可能避免因市場上的不當使用，造成商標通用化。若市場上出現不當使用商標的情形時，商標權人也必須積極行動，阻止商標的不當使用。
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[1] 參網路文章：Taco Tuesday trademark battle ends with a final request from Taco John’s to Taco Bell（網址：https://qz.com/taco-tuesday-trademark-battle-ends-with-a-final-request-1850654214#:~:text=Early%201980s%3A%20David%20Olsen%2C%20the,Tuesday%E2%80%9D%20in%20California%20in%201984.）
[2] Taco John’s 申請註冊的是「TACO TUESDAY」，並非其一開始使用於行銷活動的「TACO TWOSDAY」
[3] US Registration No. 1572589，詳參USPTO網站提供之商標資料（網址：https://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=1572589&caseType=US_REGISTRATION_NO&searchType=statusSearch）
[4] 紐澤西州的「TACO TUESDAY」商標係由Gregory Hotel, Inc.所有
[5] 參網路文章：Your Community Taco Tuesday Could Come With a Cease-and-Desist From Taco John’s（網址： https://www.eater.com/2019/8/14/20806047/taco-tuesday-taco-johns-trademark-controversy）
[6] 參網路文章：讓詹皇一家淪陷瘋喊的「TACO TUESDAY」魅力無法擋，Remix 版本太洗腦絕對會讓你想跟著大喊！（網址：https://www.cool-style.com.tw/wd2/archives/440623-%e8%ae%93%e8%a9%b9%e7%9a%87%e4%b8%80%e5%ae%b6%e6%b7%aa%e9%99%b7%e7%98%8b%e5%96%8a%e7%9a%84%e3%80%8ctaco-tuesday%e3%80%8d%e9%ad%85%e5%8a%9b%e7%84%a1%e6%b3%95%e6%93%8b%ef%bc%8cremix-%e7%89%88%e6%9c%ac ）
[7] US Serial No. 88579771，詳參USPTO網站提供之商標資料（網址：https://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=88579771&caseType=SERIAL_NO&searchType=documentSearch）
[8] 參USPTO網站上提供之審查意見（網址：https://tsdr.uspto.gov/documentviewer?caseId=sn88579771&docId=OOA20190911183214&linkId=2#docIndex=1&page=1）
[9] 參網路文章：LeBron James Tried to Trademark ‘Taco Tuesday’, but Got Swatted Away （網址：https://www.nytimes.com/2019/09/11/style/lebron-taco-tuesday-trademark.html）
[10] 參Taco Bell IP Holder, LLC v. Spicy Seasonings, LLC, TTAB No. 92082333 （網址：https://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/v?pno=92082333&pty=CAN）
[11] 參最高行政法院104年度判字第488號、最高行政法院106年度判字第656號、智慧財產法院105年民專上字第16號民事判決、最高行政法院107年度判字第518號判決、智慧財產及商業法院110年度行商訴字第2號
[12] 智慧財產法院 99 年度行商訴字第 202 號
[13] 智慧財產及商業法院 110 年度行商訴字第 2 號判決
[14] 智慧財產局中台廢字第 L01040075 號處分書
[15] 參Adobe官網提供之General trademark guidelines（網址：https://www.adobe.com/legal/permissions/trademarks.html）
2024年01月26日作者: 郭建中, 李諭汶.