一、我國實務原則上限制「作品名稱」作為商標的適格性

一本書的書名、一部影劇等作品名稱可否申請註冊為商標，或可否經使用後成為著名商標而受到保障，對於作者權益保護以及文化、娛樂產業的發展至關重要。

我國行政機關對此曾表示見解，在經濟部民國108年12月12日經訴字第10806316050號訴願決定中，經濟部認為「與神同行」此一電影名稱不可作為商標。經濟部表示因無任何證據顯示「與神同行」漫畫或電影有在我國以「與神同行」之作品名稱發行各種周邊商品銷售者，因此就我國消費者之認知而言，應仍僅視「與神同行」為單純電影或漫畫之名稱，而非一表彰商品或服務來源之商標。經濟部似認為「與神同行」若無具體發行相關周邊商品，而僅作為影劇名稱，則消費者不會認知到該名稱為商標，故「與神同行」不具有表彰來源之性質，而不具有識別性。是以，將「與神同行」做為影劇名稱使用，並不構成商標使用，自無法因使用而成為著名商標。

經濟部此見解可能是根據智慧財產局所公布之「商標識別性審查基準」。「商標識別性審查基準」第4.7點明確表示作品名稱（如「書籍、故事、戲劇、影片、歌曲與音樂」等）於第9類錄音錄影帶、第16類書籍、第28類玩具、第35類書籍和錄影帶零售、第38類電視播送及電台廣播服務、第41類節目、影片、錄音帶、光碟片、之製作發行、書籍及雜誌之出版發行等商品服務，原則上不具有識別性。智慧財產局表示「作品名稱通常僅指示特定作品，而非指示特定商業來源」，僅於該作品有發行各種及大量的周邊商品，或是以一系列相同名稱發表作品時，才例外取得識別性。

由上可知，在我國作品名稱不論欲申請註冊為商標，或欲經由大量使用成為著名商標，皆僅在特定條件下，才例外受到商標法保障。

二、美國法和歐盟法下作品名稱能否被註冊為商標？

參考比較法，美國的情形和我國類似，創作（creative work）的標題原則上不可以申請註冊為商標，僅例外以一系列相同名稱發表的創作名稱可以註冊成為商標。（參見Trademark Manual of Examining Procedure 1202.08）[1]

而歐盟則與美國和我國不同，雖歐盟相關規範中僅有提及「書名」可否作為商標，並未提及其他作品名稱，不過歐盟對於書名作為商標的說明仍極具參考性。歐盟認為，原則上沒有「書名不得申請註冊為商標」的限制，僅在例外不具有識別性的情況下才不可申請註冊為商標。

在歐盟規範中，書名不具有識別性的情形，包含眾所周知、已被改編為多版本的故事。某些故事已經發行了很長的時間，並且變得眾所周知，以至於已經成為語言、文化的一部分，不再僅和原著有所聯繫，而是成為普遍的表達方式，用以表示某種類型的故事。此時，該作品名稱已經通用化，或是會使消費者直接聯想到該故事的內容，因此不具有識別性而例外不能作為商標。個案中，可以各種輔助因素判斷，例如該作品名稱是否改編（已有大量版本，或是許多影劇改編）、成為文化遺產（被認為是經典，已構成公眾文化的一部分）、發行時間（出版的時間越久，書名和特定來源越難具有連結性）等。（參見Trademark Guidelines Part B Section4 Chapter4 2.7.2）[2]

三、「作品名稱」和「商標」性質上是互斥的嗎？－對商標內涵的再思考

經檢視我國、美國、歐盟規定，會發現作品名稱是否可以做為商標在不同法領域下有不同看法。本文嘗試從我國之立法模式與商標識別性理論，探索作品名稱作為商標的可能性與合理性。

依我國商標法第18條第1項規定，商標得以文字、圖形、記號、顏色、立體形狀等「任何具有識別性的標識」組成，依此項規定，商標可由任何元素、種類構成，只要其符合「具有識別性」的要素，都可成為商標。因此，並無特別將「作品名稱」排除於商標之列之必要，重點還是要回歸到個案判斷該作品名稱是否具有識別性。

依據商標法第18條第2項規定，識別性指「足以使商品或服務之相關消費者認識為指示商品或服務來源，並得與他人之商品或服務相區別者」，主要由「指示商品或服務來源」以及「區別性」二要素構成。依照現代交易模式，指示商品或服務來源係採「不具名來源準則」（參見釋字第594號徐璧湖大法官協同意見書）[3]，該理論指出，商標實際的生產來源可以是匿名的，消費者只需將「商品或服務」和「商標本身」（而非商標擁有者本人）連結，即符合指示商品或服務來源的要求。亦即，若消費者即可將商品或服務連結到特定商標，該商標即具有指示商品或服務來源的功能。區別性之認定，則是判斷該標識對消費者而言，具特殊性並可與他人區別，而「非傳達商品或服務本身或其內容的資訊」或「非通用性語言」。

從此兩要素思考作品名稱是否可作為商標，可發現許多作品名稱均能有效指示商品或服務來源，且能與其他來源區別。例如電影「阿凡達」，姑不論其近幾年推出續集而可能成為所謂的「系列作品」，在其並無續集之時，消費者看到「阿凡達」文字時，就已經可以明確認知該文字背後表彰的特定娛樂服務或是影音光碟來源（就是發行這部電影的「不具名來源」），且「阿凡達」是獨一無二的作品，沒有其他來源推出不同版本的「阿凡達」電影，而可以與其他商品服務來源相區別，應具有商標法規定的商標功能，而可作為商標。這種情形，與一般商品名稱作為商標相同，例如，當消費者看到「舒跑」商品名稱／商標時，可以明確認知該商品的來源（生產這款飲料的「不具名來源」），此時「舒跑」商品名稱具有商標之功能，作品名稱具有相同性質。

作品名稱應在例外情形才不得作為商標，且此種例外也是一般商標的不可註冊事由。例如，某些作品名稱單純傳達商品或服務本身的內容，例如：五行生肖姓名學理、空間大改造等，不具有與其他作品名稱區別的效果（即商標法29條第1項第1款「描述性標識」）。此外，如歐盟規範所示，某些故事已經發行很長的時間，並且變得眾所周知，例如：The jungle book、綠野仙蹤、包青天等，消費者見到該名稱時會直接聯想到「該種類型」的故事（而非特定、單一的作品，即商標法29條第1項第2款「通用名稱」），而難以特定來源並作出區別，不具備識別性，不可成為商標。

綜上所述，本文認為商標法第18條規定賦予任何具有識別性之文字成為商標之潛力，並無原則上排除「作品名稱」之必要性，而是應該回到一般商標的原則，在個案判斷商標是否具有識別性。作品名稱僅在會構成商品或服務本身或其內容的說明，或構成通用名稱時，才例外不可成為商標法上保護之註冊或著名商標。

四、結論－對作品名稱作為商標的適格性可以採取更寬容的立場

對品牌經營者而言，註冊商標往往是品牌發展與行銷策略重要的一步。基於鼓勵工商業發展、保障品牌經營者權利以及保障消費者權益的目的，應鼓勵創作者盡早將其智慧財產註冊商標，再透過商標使用行為積極發展其商標價值。然而我國目前實務見解就「作品名稱」採取較為保守的立場，原則不准許作品名稱註冊為商標，而僅在作品名稱有特定使用態樣（發行一系列作品或是周邊商品），才例外認定具有識別性，成為受保護之商標。本文認為基於商標法規定以及商標的本質，可以考慮放寬對於「作品名稱」的限制，而使和一般商品名稱（例如「可口可樂」、「iPhone」、「舒跑」等）平等看待，適用一般的識別性判斷標準。

以上文章由郭建中合夥律師、陳羿愷律師、研究員黃詩嵐共同撰述。

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[1] https://www.uspto.gov/trademarks/laws/title-single-work-refusal-and-how-overcome-refusal

[2] https://guidelines.euipo.europa.eu/1803468/1789054/trade-mark-guidelines/2-7-2-titles-of-books

[3] https://cons.judicial.gov.tw/docdata.aspx?fid=100&id=310775&rn=3848