一、「品質控管」與「赤裸授權」

商標權人基於商業策略考量，除了自行使用商標來行銷自家商品或服務，也可透過商標授權與商業夥伴合作，使商業夥伴得使用商標行銷，商標權人則可獲得授權金。商標授權可作為品牌經營者擴展市場和增進品牌價值的有效途徑，為現今商業活動中不可或缺的一部分。

然而，在20世紀初的美國，學說與法院並不認可商標授權。因為傳統觀點下，商標的主要功能是識別商品服務的來源，因此商標授權代表著在不同來源的商品或服務上使用同一個商標，可能使消費者產生混淆[1]。後因經濟發展與市場變化，美國逐漸開放商標授權的限制，最後於西元1946年通過商標法（Lanham Act），正式明文允許商標授權[2]。

值得注意的是，儘管開放商標授權，美國法院仍賦予商標授權人一定的義務，監督商標的使用。「品質控管（Quality Control）」義務要求授權人(即商標權人)確保被授權人使用其商標所提供的商品或服務符合該商標所表彰的品質標準。若商標權人授權他人使用商標，但在授權期間卻未進行品質控管來維護、監督和控制被授權人的使用，該授權即被稱為「赤裸授權（Naked License）」。赤裸授權可能使美國法院認定商標權人放棄商標而失去商標權。

1. 「品質控管」的規範目的

品質控管的概念涉及到商標的功能。除了表彰商品或服務的來源外，商標另一項重要功能為「保證商品或服務的品質（Quality Assurance）」。此「品質保證」的意義為：標示有相同商標的商品或服務，其品質應維持一致，使消費者依據商標進行選擇時，能獲得與過往選擇標示此商標之商品或服務時一樣的品質。如此一來，當消費者看到特定商標時，能夠快速的識別出該商標表彰的商品或服務來源以及其所代表的品質，而節省搜尋與交易成本。

當商標權人未能就被授權人之商標使用進行充分的控管時，雖被授權人提供之商品或服務帶有該商標，其品質卻未達到消費者所預期的水準，消費者將因此被誤導而喪失對該商標表彰品質的認知，進而增加搜尋與交易的成本。

因此，要求商標權人進行品質控管的意義，在於確保帶有相同商標的商品或服務能如消費者預期並維持一致水準，避免侵害消費者權益並保障公益。

2. 美國相關法律規定與實務運用

事實上，Lanham Act並無品質管控或赤裸授權的明文規定，此概念為美國法院實務以商標保障消費者與品質保證的功能為基礎，闡釋Lanham Act的規定所建立。

依Lanham Act第14條（15 U.S.C. § 1064）規定，撤銷（Cancellation）商標的事由之一為商標「遭放棄（Abandoned）」。另外，同法第5條（15 U.S.C. § 1055）規定，若商標或申請註冊之商標已由或得由「相關聯公司（Related Company）」合法使用，則該使用應認為有利於商標權人或申請人，且不得影響商標之有效性或註冊，但該商標之使用方式不得涉及欺騙公眾。

而有關「放棄商標」的定義則規定在同法第45條 （15 U.S.C. § 1127），包括註冊人導致商標失去其作為來源標誌意義的任何作為或不作為。此外，本條另外對「相關聯公司」為定義，指對於商標的使用受商標所有人控制之人，控制範圍包含該商標所使用之商品或服務或相關商品服務的性質和品質。

美國法院結合Lanham Act第5條與第45條的概念，認為當商標授權人不對被授權人的商標使用進行控管（也就是進行赤裸授權），將可能使商品服務品質產生落差，消費者可能因此被誤導或欺騙，故法院要求商標授權人應對被授權人進行一定的監督[3]，且依第14條規定，若未實施監督或控管，將有可能被視為放棄商標而喪失其商標權。

品質控管義務跟赤裸授權在美國法庭上常被用來作為侵權方的抗辯事由，用以爭執因為商標權人並未對其被授權人盡到品質控管義務，故喪失商標權而不得對侵權方主張商標權。在如此的實務運作下，品質控管義務跟赤裸授權理論受到批評，認為它對權利人跟法院都帶來許多不確定性（因無統一標準，詳後述），加重了商標權人負擔[4]。而進行品質控管所增加的成本，最終將轉嫁到消費者身上。此外，有論者認為在以行銷品牌識別度為主要目的之情形（如商標權人授權廠商製造並行銷帶有商標的周邊商品以增加商標曝光度），商標權人需仰賴被授權人的製作與行銷，消費者也未必對該授權商品有與商標權人之商品服務一樣的品質期待，此時要求商標權人進行品質控管，也未必有其效益[5]。

二、 品質控管應做到何種程度？

由於Lanham Act並無品質管控或赤裸授權的明文規定，條文中也未有「品質」與「控管」的說明，美國實務上仰賴法院依個案判斷商標權人是否因未實施品質控管而構成赤裸授權。

就「品質」的部分，法院並非要求高水準的品質，而是要求符合該商標原本所表彰之產品或服務相等的水準，只要品質維持一致，消費者就沒有受到誤導或欺騙。

至於「控管」的要求，法院對於商標授權人是否已實施足夠（Adequate）的措施有不同判斷標準，美國法院判決曾認定授權人實施足夠品質控管的情形包括：商標權人在授權協議中有針對品質的約定[6]（雖然未實際實施該措施）；雖授權協議未要求品質控管，但商標權人實際上有審查被授權人使用商標的情形[7]；消費者並未就品質有負面反應且長達一定時間[8]；以及雙方有長期的緊密合作關係，使商標權人得以信賴被授權人維持品質[9]等。亦有法院判決以合理（Reasonable）、充分（Sufficient）、必要（Necessary）或最小限度（Minimal）作為標準，然而對於其定義也依個案認定。

整體而言，就商標權人該實施怎樣的措施來達到品質控管的要求，美國實務尚未建立一套統一的審查標準，商標權人是否已實施足夠的控管仰賴個案中當事人舉證及法官心證。

三、 我國法上的品質管控

我國商標法第1條之規範目的，明示商標法的保護範圍包含消費者權益[10]。此外，民國47年商標法第11條第4項曾有限制商標授權與品質控管的相關規定：「商標專用權人除移轉其商標外，不得授權他人使用其商標，但他人商品之製造係受商標專用權人之監督支配而能保持該商標商品之相同品質並經商標主管機關核准者，不在此限。」[11]。此規定於民國82年修法刪除，刪除理由為商標權人對於商標之授權使用自會慎重考慮，無須公權力過度干預[12]，故我國現行商標法已沒有品質管控的要求。

與美國將赤裸授權常作為侵權方抗辯事由不同，我國有關於商標授權後的產品品質爭議，一般發生在當加盟業者與消費者發生法律糾紛時，總店（即商標權人/商標授權人）之責任歸屬。在我國商標法未有品質控管規定的情形下，就此問題多以民法、消費者保護法以及公平交易法處理[13]，而與商標授權人之商標權無涉。

四、結論

美國法上商標權人的「品質控管」義務，為商標保障消費者與市場秩序的體現，且與商標品質保證的功能十分密切。儘管美國法院的見解未統一，但對於有規劃進入美國市場發展的品牌經營者而言，在美國如有商標授權的需求，若能在授權契約中就被授權人如何使用商標有一定的規範（例如明確規範商標的使用的範圍、方式以及商品服務品質要求），且後續持續進行合理的監督管理（如定期檢視與教育培訓等），對於品牌在美國的經營行銷、商譽、商標權利存續以及排除侵權之立場將較有保障。「品質控管」與「赤裸授權」為與我國商標授權制度較不相同，而值得我國品牌經營者留意的議題。

以上文章由郭建中合夥律師、陳羿愷律師、研究員劉亭均共同撰述。

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[1] Michelle S. Friedman, Naked Trademark Licenses in Business Format Franchising: The Quality Control Requirement and the Role of Local Culture, 10 J. Tech. L. & Pol’y 353, 355-356 (2005).

[2] Lanham Act中未有「授權」一詞，但依該法案第5條 (15 U.S.C.A. § 1055) 允許提供予「相關聯公司」(related companies)使用。

[3] Dawn Donut Co. v. Hart’s Food Stores, Inc., 267 F.2d 358, 367 (2d Cir. 1959).

[4] Michelle S. Friedman, Naked Trademark Licenses in Business Format Franchising: The Quality Control Requirement and the Role of Local Culture, 10 J. Tech. L. & Pol’y 353, 364 (2005).

[5] Irene Calboli, The Sunset of Quality Control in Modern Trademark Licensing, 57 Am. U. L. Rev. 341, 375, 382-383 (2007).

[6] Engineered Mech. Services, Inc. v. Applied Mech. Tech., Inc., 584 F. Supp. 1149 (M.D. La. 1984)

[7] Carl Zeiss Stiftung v. V. E. B. Carl Zeiss, Jena, 293 F. Supp. 892 (S.D.N.Y. 1968), aff’d as modified sub nom. Carl Zeiss Stiftung v. VEB Carl Zeiss Jena, 433 F.2d 686 (2d Cir. 1970); Dawn Donut Co. v. Hart’s Food Stores, Inc., 267 F.2d 358 (2d Cir. 1959).

[8] Land O’Lakes Creameries, Inc. v. Oconomowoc Canning Co., 330 F.2d 667 (7th Cir. 1964).

[9] Taco Cabana Intern., Inc. v. Two Pesos, Inc., 932 F.2d 1113 (5th Cir. 1991), aff’d sub nom. Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc., 505 U.S. 763 (1992)

[10] 我國商標法第1條：「為保障商標權、證明標章權、團體標章權、團體商標權及消費者利益，維護市場公平競爭，促進工商企業正常發展，特制定本法。」

[11] 民國61年將本條品質控管的要求移至第26條第1項，直至民國82年修法刪除。

[12] 民國 82 年商標法修正條文對照表。修法理由謂：「鑑於商標表彰商品乃商業主體信譽之所在，對於商標之維護，專用權人較諸任何人更為關切。故是否授權他人使用其商標，自會慎重考應。對於授權使用該商標商品之品質，亦必嚴加監督，以免影響其商譽。因此商標授權關係有其自律性，無需公權力過度干預。徵諸美、日等國商標法，對於商標授權亦甚少限制，爰刪除限制條件」來源：智慧財產局網站https://topic.tipo.gov.tw/trademarks-tw/cp-519-860338-989a1-201.html。

[13] 林鵬飛，〈商標授權人之品質控制義務與無過失商品責任 －台北地方法院93年度訴字第4082號判決的延伸思考〉，《智慧財產權月刊》，168期，頁62。