隨著品牌全球化的發展，越來越多外國品牌進入台灣市場。行銷在地化成為關注之重點。常見國內代理商將所代理國外品牌產品之外文商標在地化，翻譯成對應之中文商標，就該中文翻譯商標自行申請註冊取得商標權。若該中文翻譯商標係註冊在國內代理商之名下，原廠與代理商又未針對中文翻譯商標之歸屬納入合約條款，一旦雙方合作生變，中文翻譯商標之歸屬即可能產生爭議。

此時，若原廠欲以我國商標法第30條第1項之第10至12款作為評定或異議基礎，欲排除該中文商標之註冊，則會遇到一個問題：「該中文商標與外文商標是否為近似商標？」「有致消費者混淆誤認之虞嗎？」

本文接下來將就此問題進行探究。

一、判斷標準：

商標近似的判斷係基於消費者對商標整體印象的觀察，包括外觀、觀念和讀音等方面是否達到可能混淆誤認的程度[1]。於討論中文商標以及外文商標是否近似的情形中，儘管在外觀方面，由於語言、文字的不同，兩者可能被認為不近似，但在觀念以及讀音方面，則可能譯名關係或發音相似等因素，而被法院認定構成近似。

本文將透過以下三件案例，探討我國法院對於中外文商標近似之判斷標準。

二、實際案例介紹

（一）智慧財產法院107年行商訴字第78號判決（貝德瑪 vs BIODERMA）

1. 案件事實

法商納奧斯合股公司（下稱原廠）於我國擁有「BIODERMA」與其中文譯名「必優登」商標，惟其台灣授權經銷商於我國另申請註冊其自行翻譯之「貝德瑪」商標。原廠依商標法第30條第1項第10款、第11款就「貝德瑪」商標提起異議，後進入行政訴訟程序。

經銷商之「貝德瑪」商標（左）與原廠之「BIODERMA」商標（右）

2. 法院見解

法院認為，雖從整體外觀及觀念而言兩者為不近似；然在讀音方面，「貝德瑪」與「BIODERMA」均為三個音節，且發音幾乎完全相同，故兩商標之讀音成立高度相近似性，有使相關消費者混淆誤認之虞。

此外，法院綜合考量證據後，認為經銷商在其網站上將「貝德瑪」以及「BIODERMA」共同使用，且從網路、檢調機關以及媒體均將「BIODERMA」商標商品稱為「貝德瑪」，足認為「貝德瑪」已被視為「BIODERMA」之中文翻譯，而有混淆誤認之情事。

綜合上述，法院認為「貝德瑪」商標與原廠註冊之「BIODERMA」商標構成近似且有致相關消費者混淆誤認之虞，應予撤銷。

3. 本案小結

本件法院首先就中英文商標兩者外觀、讀音以及觀念為判斷，認為二者雖然外觀及概念不近似，但因二者讀音以及音節數相同，因此會使消費者認為二者有關聯，因此認為二者商標「高度近似」。

再者，法院認為依據二者商標之使用情形，包括當事人使用方式，以及相關消費者、媒體等對該商標之認知，均將「貝德瑪」作為「BIODERMA」之中文翻譯，而有混淆誤認之情事。

綜上，法院最終認為兩商標近似程度高且造成消費者混淆誤認，因此判定台灣經銷商之「貝德瑪」商標應依商標法規定撤銷。

（二）智慧財產法院109年度行商訴字第94號判決（華爾 vs WAHL）

1. 案件事實

美商華爾理髮股份有限公司（下稱原廠）擁有理髮品牌「WAHL」，並以「WAHL」於我國註冊商標。愛茉詩國際有限公司（下稱愛茉詩公司）於我國擁有「華爾」商標，並以該商標對原廠在台之經銷商提起商標侵權之刑事告訴[2]。為協助其經銷商防禦該商標侵權之訴訟，原廠依商標法第30條第1項第10款申請評定「華爾」商標，並進入行政訴訟程序。

愛茉詩公司之「華爾」商標（左）與原廠之「WAHL」商標（右）

2. 法院見解

法院首先認為儘管「華爾」商標為中文所構成，「WAHL」商標則為外文所構成，然二者讀音極度相似。此外，法院綜合網路資訊、購物網站、經銷商網站等事證資料，認為該領域之相關事業或消費者已普遍將「WAHL」譯為「華爾」且併用稱之，因此愛茉詩公司之商標雖為中文「華爾」，仍會使人與原廠之「WAHL」商標產生聯想，而有混淆而誤認之情事，故商標「華爾」已構成近似之商標，應被撤銷註冊。

3. 本案小結

與前案之見解相同，本案法院同樣認為，雖二商標分別為中英文，但讀音極度相似，且相關消費者已普遍將「華爾」視為「WAHL」之中文翻譯，可能造成混淆誤認，故「華爾」商標應依法撤銷註冊。

（三）智慧財產法院 97 年度行商訴字第 52 號判決（司迪生 vs Stassen）

1. 案件事實

達飛國際企業股份有限公司（下稱代理商）為斯里蘭卡商史達出口有限公司（原廠）之台灣代理商，並於我國擁有「Dalfa 司迪生及圖」商標。

經銷商之「Dalfa司迪生及圖」（左）商標與原廠之「Stassen」商標[3]（右）

後原廠對代理商之「Dalfa司迪生及圖」商標提起異議，並進行至行政訴訟程序。

2. 法院見解

法院首先認為，雖就外觀而言，「司迪生」與外文「Stassen」文字有所不同，然其讀音有相近之處。

又代理商網站、食品展照片、商品包裝等，皆有於「Stassen」商標旁加註「司迪生」，並以「司迪生」指示原廠之商品來源之情事，故法院認為對於相關消費者，極有可能將外文「Stassen」及中文「司迪生」產生來自相同來源之聯想，且代理商亦將「Stassen」音譯為「司迪生」，足認「Stassen」與「司迪生」於觀念上係屬同一或近似。

綜上所述，法院認為「Dalfa司迪生及圖」商標已構成近似，應撤銷其商標註冊。

3. 本案小結

本件法院認為雖然二商標中英文外觀上有差距，惟兩者讀音近似，且代理商將二商標一併使用，並以「司迪生」作為音譯而觀念亦有近似。是以，代理商之「Dalfa司迪生及圖」應構成近似商標。

   三、結語

從上述案件觀之，若中文商標為外文商標之中文音譯（發音相似），或對消費者而言為英文商標之中文名稱，則法院有較高的可能性會認為二商標近似。

詳言之，法院主要先以商標之外觀、讀音以及觀念為判斷。於多數情形，兩者因為文字及語意不同，在外觀或觀念判斷上不近似，但在讀音部分，若兩者發音相似，則仍有可能被法院認定近似。除了讀音外，商標的使用情形也會影響法院之判斷。若該中文商標時常和外文商標「併用」或「一同出現」，而足以使相關消費者認為該中文商標為外文之正式或唯一翻譯，則法院除可能認定二者在觀念上亦近似外，也可能就此認為有混淆誤認之情事。

總結而言，實務上在商標申請的審查階段，通常不會就讀音相近之中外文進行交互檢索，因此代理商自行翻譯的中文商標仍有可能被核准註冊。若原廠認為代理商或經銷商之商標有構成近似致生混淆誤認之虞等情形時，僅得透過商標異議或評定程序來申請撤銷該商標之註冊，惟此時消費者通常已對於自行翻譯之中文商標與商品產生既定的連結，商標之歸屬也處於不確定狀態。

是以本文建議，若外國品牌有意拓展台灣市場，於接洽代理商或經銷商前可先行翻譯、確定中文名稱並在台灣申請商標註冊。此外，除將該中文商標的使用規範、侵權責任等納入雙方契約中外，更須確實監督商標之使用[4]，以確保其商標歸屬並保護品牌形象。

以上文章由郭建中合夥律師、李諭汶律師、研究員方彥程共同撰述。

如果您想知道更多有關商標法規之相關事宜，歡迎聯絡本所合夥人郭建中律師，電子郵件地址為gkuo@winklerpartners.com。

[1] 參經濟部智慧財產局公告之「混淆誤認之虞審查基準」(下稱審查基準)。依審查基準第5.2.4點規定：「商標給予商品/服務之消費者的印象，可以就商標整體的外觀、觀念或讀音等來觀察，因此判斷商標近似，亦得就此三者來觀察是否已達到可能誤認的近似程度」

[2] 檢察官為不起訴處分。（臺灣士林地方法院檢察署檢察官109 年度偵字第13361 號不起訴處分書）

[3] 該「Stassen」商標未在我國註冊，故原廠以該商標為著名商標且雙方有契約關係為由，依舊商標法第23條12項及14項（現行條文第30條第1項第11款及第12款）提起異議。本案法院基於雙方契約時間點及原廠以該商標在我國行銷多年且金額數量龐大，認為該「Stassen」商標係著名商標、且代理商知悉原廠先使用該商標。

[4] 以BIODERMA案為例，原廠於進入台灣市場前已訂定中文名稱「必優登」並註冊商標（於106年更名為「貝膚黛瑪」並申請商標註冊），惟代理商多年來未採用且另以他名進行行銷；Stassen案中，原廠於我國另有註冊商標「STASSEN 史達先」，惟代理商後續行銷亦未使用。