作者：顏嘉利
1. 法律依據
商標法第19條規定，「商標包含說明性或不具識別性之文字、圖形、記號、顏色或立體形狀，若刪除該部分則失其商標之完整性，而經申請人聲明該部分不在專用之列者，得以該商標申請註冊。」
何謂「說明性」？商標法第23條第1項第2款規定，商標「表示商品或服務之狀、品質、功用或其他說明者」，不得註冊。例如商標「有效」用在「藥品」商品，「有效」在形容「藥品」的功用或效用，即為具有「說明性」之商標。
不具「識別性」則規定在商標法第5條。該條第1項規定「商標得以文字、圖形、記號、顏色、聲音、立體形狀或其聯合式所組成」。同條第2項又規定「前項商標，應足以使商品或服務之相關消費者認識其為表彰商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別」。該條前段在規定商標的型態，僅能由文字、圖形、記號、顏色、聲音、立體形狀或其聯合式所組成，其他的型態例如氣味或者動態等則有待修法將之納入。後段即為商標「識別性」之規定，亦即商標應係商品或服務之標識，並得藉之與他人商品或服務相區別。若否，則失去商標的基本功能，不得註冊為一商標。例如一般姓氏、品牌的「牌」字或者「集團」二字皆不具顯著性（詳參智慧財產局「商標識別性審查基準」）。
除了商標具說明性或不具識別性需聲明不專用之外，指定商品或服務之通用標章或名稱（參商標法第23條第1項第3款），亦需聲明不專用。「通用標章」或「通用名稱」其實是商品或服務最直接的說明性商標，最不應該獲得註冊。所以即便前述商標法第19條未明文將之納入應聲明不專用者，理論上當然亦應聲明不專用。實務上智慧財產局亦作如是要求，且其「聲明不專用審查要點」亦有規定之。何謂通用標章或通用名稱？例如把「蘋果」這個商標用在「蘋果」這個商品上，消費者完全無法知道這是你的商標還是你的商品，這就是一個通用名稱。但如果把「蘋果」用在「電腦」上，則為有創意的商標運用，因電腦原則上與蘋果無關，蘋果是一般水果名，簡單又好記，你第一個想到把水果名當作電腦商品之商標，就是有創意。
綜上所述，商標如具說明性、不具顯著性或為通用標章、通用名稱者，應不得獲得註冊。然，如該不得註冊之部分僅為該商標之一部分，且刪除該部分則失其商標之完整性，則商標權人得針對該部分聲明不專用，而使商標之整體獲得註冊，商標之整體亦獲得保護。這道理其實很簡單，就是要作到公平的地步。「台塑集團」是一個商標，其中「集團」二字不具顯著性但刪除掉又失其商標之完整性，所以讓「集團」二字可以聲明不專用，讓別的集團也能用，不怕被「台塑集團」主張商標權利，以維護商標法第一條所保護之市場公平競爭，如此而已。
2. 例子
筆者曾經幫一個飲料公司申請商標「FRxxx」（按：詳細商標內容不予刊登，以維護客戶秘密），指定使用在第32類之飲料商品。怎料日後接獲智慧財產局之核駁通知，指稱該商標跟「吃」有關，指定在飲料類商品係為一具說明性之商標，依商標法第23條第1項第2款之規定不得註冊。筆者接獲此一通知實為震驚，問遍所內將近10位外國同事，竟無人認識該英文商標「FRxxx」之意，更何況會有人知該外文與中文「吃」有關。於是筆者舉證多本市面上常用之英漢字典上呈智慧財產局，欲證明該商標確無智慧財產局所言之意。沒想到後又接獲智慧財產局來函，舉一頁網路字典，證明該商標確與「吃」有關。筆者對此案其實深具信心，認為智慧財產局其實太汲汲於找尋外文商標的中譯，卻忽略了商標所面對的對象其實是一般消費者，而非隨時會上網查詢出每一個外文字意的審查員。如果連講英文的外國人都不知道本案商標為何意，而審查員又要翻遍各種字典才能自其中一個網路字典找出該字的意思，請問，一般消費者面對此一商標會知道其意思為何嗎？如果不知道，那怎麼可以說此商標具有說明性。當下筆者再度闡明上述道理，與智慧財產局說之以理、動之以情，終於幫客戶爭取到該商標的註冊。
今又有一個英文商標其後半段係兩個簡單英文字的組合，姑且稱之為A+B。客戶在其主要商標「WXY」後加上A+B然後申請在跟水有關之飲料商品上。A跟B都為跟水有關之英文字，明顯係通用名稱，但是客戶把兩英文字結合，中間沒有空格，所以認為這個新的結合A+B就是一個有創意的商標。例如把FRESH加上APPLES用在蘋果商品。FRESH跟APPLES明顯在形容蘋果商品，但如二者結合、中間不具空格而成為FRESHAPPLES時又如何？上述A+B一案，智慧財產局仍然來函認為該A+B部分為通用名稱或者具有說明性，要求針對該部分聲明不專用。筆者雖據理力爭該中間無空格之A+B並非A或者B，為一自創之文字，應有商標之顯著性。但智慧財產局認其明顯看的出為A跟B之組合，空格雖無亦感受的出有一空格，故仍需聲明不專用而該案就此成立。上述這種以不正確文字或者文法表現出明顯可見真意的商標應否獲得註冊，目前在實務上的確會有筆者所遭遇應否聲明不專用之困擾。智慧財產局刻正研擬之「聲明不專用審查基準（草案）」針對此一部分倒是有解決方案。該草案第3.1.5提到「刻意以非正確文字表示時，正確文字應聲明不專用」。也就是如上述FRESHAPPLES的例子，最後該聲明不專用的方式是，針對「FRESH APPLES」（有一空格，也就是正確要表達的意思）聲明不專用；而非針對「FRESHAPPLES」聲明不專用。
3. 聲明不專用與商標近似的關係
商標在一部分經聲明不專用後獲得註冊即具有商標權，得排除他人以近似之商標申請或使用於類似之商品。那問題是該聲明不專用的商標其權利範圍如何？例如「台塑集團」可以主張因與「鴻海集團」二者皆有「集團」二字故二者為近似商標而有侵害之嫌乎？「台塑集團」此一商標已經針對「集團」二字作聲明不專用，此「集團」之部分仍有商標權嗎？
舊（92年前）商標法施行細則第28條第2項規定聲明不專用商標「圖樣於審查有無與他人之商標圖樣相同或近似時，仍應以其整體圖樣為準」。現行商標法施行細則雖將該條刪除，但商標近似的審查在實務上仍以通體觀察為主。前揭智慧財產局之「聲明不專用審查基準（草案）」第7.5點提到，「在判斷商標近似時，必須就商標圖樣整體觀察，聲明不專用的部分，其本身雖非商品或服務的識別部分，但以商標整體比對時，仍可能影響商標近似與否的判斷」。總括來講，商標有聲明不專用的部分在比較商標近似之時並無太大影響，到頭來終究還是以通體觀察比較原則來審查近似程度，與其他商標差別不大。
日前技嘉科技以英文「Dynamic Energy Saver」申請第9類商標被智慧財產局認定與定穎電子93年申請之「DYnamic及圖」商標近似，又都指定使用在主機板產品，因此不准技嘉註冊。技嘉科技上訴到智慧財產法院於最近仍遭駁回。
該案中，技嘉認為其「Dynamic Energy Saver」商標中之「Energy Saver」雖因係「節能器」之意，屬於說明性文字，已聲明不專用；然而，依照上述商標通體觀察原則，其「Dynamic Energy Saver」之整體與定穎電子的「DYnamic及圖」商標應非近似。但智慧局解釋，審查時雖會把聲明不專用圖樣納入作整體比對，但因「Energy Saver」是說明性文字，識別性較弱，消費者在看技嘉「Dynamic Energy Saver」商標時，還是會以「Dynamic」作為主要識別來源，與定穎「DYnamic及圖」文字部分完全一樣，易對兩商標產生混淆誤認故予以核駁。智慧法院支持智慧局見解，認為技嘉商標與定穎近似，但技嘉又無法提出有利證據或相關銷售數據證明其商標已取得識別性，最後判決技嘉敗訴。
上面的例子，智慧財產局看似違背了其通體觀察的比較原則，技嘉的商標只有前面「Dynamic」被拿出來做比較，後面的「Energy Saver」完全被忽視。但是筆者認為如此並沒有錯，重點就在「Energy Saver」實在太沒有顯著性了。智慧局説它具說明性實在太客氣，應該說它是商品通用名稱，完全不具顯著性。以一個商品名稱做商標的一部分當然得以完全被忽略，因為消費者根本不認識其為商標，以為它的商標就是「Dynamic」一個字。所以，技嘉本案輸的不冤枉，如果日後要翻案，只有等待其繼續大量使用「Energy Saver」兩字，到消費者認識其為商標一部分的那天才有機會。
4. 未來
時值智慧財產局正緊鑼密鼓研擬「聲明不專用審查基準（草案）」之關鍵時刻，卻聽聞智慧局因人力不足，加之有關商標聲明不專用之審查又曠日費時，故打算放棄大部分商標聲明不專用之審查。認為等有需要時譬如說商標侵權官司時，法院可以自行針對商標哪一部分是否具識別性等作審查，再予以比較商標近似程度。智慧局亦舉一些世界潮流來支持前述打算。
針對智慧局的規劃筆者其實頗為憂慮。首先，關於人力不足的問題，各級機關應該大同小異，智慧局人手不足法院就人手充裕嗎？重點其實在能力二字！審查商標應否聲明不專用最有經驗最有能力的不就是智慧局嗎？那丟給法院會比較好嗎？最後法院是不是還要去函智慧局或者請智慧局蒞庭給予意見？如果是這樣
又何必繞一個大圈哩？
其次，是擔心會對申請人造成不便。眾所週知，很多申請人在申請商標前會做商標查詢，如果所要申請的商標中有一部分有不具顯著性的疑慮，他可以去智慧局商標資料庫做相關查詢，發現其他商標有就該部分聲明不專用，申請人反而可以比較安心，知道該部分是比較沒有顯著性的部分，較無侵權的疑慮。今天把聲明不專用的審查給放棄，筆者擔心會造成市場大亂，每一個商標都能輕易獲得註冊不需要聲明不專用，都能對後申請的商標提出侵權訴訟，造成法院案件大增，申請人猶豫難定。凡此種種，真的是智慧局要的嗎？希望智慧局能三思，集思廣益看有無其他解決方案，不要輕言放棄經營好久的領域。例如縮短聲明不專用審查時程，讓智慧局審查員可以直接裁定商標之一部應聲明不專用，即可節省審查流程。以上，謹供酌參。