上篇我們簡介位置商標的概念和國外案例（請參考「位置商標」法律問題初探 (上)），以下本文將著重在位置商標的申請及審查實務進行討論。

一、如何提出位置商標的申請？

先看看我國的註冊成功案例：

（圖片來源：TIPO）

1. 商標名稱：Superdry 極度乾燥 しなさい Label
2. 註冊號數：註冊第103014064號
3. 商標描述：本件為位置商標，由標示於衣著拉繩尾端之含有Superdry 極度乾燥 しなさい字樣之橘色標籤所構成。虛線部分不屬於商標之一部分。

（一）商標圖樣以虛線及實線表現商標在商品上的相對位置

申請位置商標時，申請人應於商標圖樣中以實線劃定商標內容，並以虛線表示商品或服務相關物件，藉以表現出位置商標使用於商品或服務相關物件的位置。商品或服務相關物件等，不屬於權利主張範圍的部分，應以虛線表示。

（二）於商標描述中，說明商標型態、商標內涵

在商標描述中，申請人應指出非傳統商標所屬型態，例如「本件為位置商標，…」。另外，如果能說明商標於商品或服務的使用情形及使用方式，可更清楚表現商標內涵。

（三）是否適用商標法第29條第3項規定而聲明不專用？

商標圖樣中的虛線區域不屬於商標之一部分，無須聲明不專用。而以實線表示的部分為商標權利範圍，如果該部分包含不具識別性或具功能性部分，應屬有致商標權範圍產生疑義之虞的情形，須聲明不專用或改以虛線表示。

二、位置商標的申請困境

（一）標識是否具有識別性？

位置商標如由簡單的圖形、線條或單一顏色所構成，容易被視為裝飾性圖案、防偽標籤等，消費者很難在第一時間注意並認識到它是一個商標。

舉例而言，好菇道公司曾將其菇類產品的外包裝，在我國申請註冊為位置商標，該商標描述為「位於長方形透明包裝袋左右兩側的各3條白、綠、白直線，且以1:6:1比例，相互對稱排列」。智慧財產局商標審查員認為，商標整體給消費者的印象只是裝飾圖樣，而非識別來源的依據，因此，駁回其商標申請。

申請註冊位置商標時，申請人應盡量提供大量實際使用證據，藉以證明該位置商標經過大量使用後，已取得後天識別性，即消費者已經可以將其作為商標，辨識出商品或服務的來源。

（二）標識有無與其他商標合併使用之情形？

如上所述，位置商標通常須透過大量使用證據，來證明消費者已經能夠認識其為識別商品來源之標識，取得後天識別性。如果遇有位置商標與其他商標合併使用之情形，則難以區別消費者所認識識別來源之的標識，是其他的一般商標，抑或所主張的位置商標。就不容易主張位置商標本身已經取得後天識別性。

在shoe device商標申請案中，申請人欲申請的位置商標為「指定使用於鞋幫外側的X圖」，實際使用於鞋子時，鞋上還有其他識別性較高的外文字樣「MUNICH」、註冊商標「MUNICH & device」，對比之下，鞋身兩側的X圖比較像是裝飾性的圖案。因此，最後shoe device商標被認定不具有識別性，而遭駁回。

好菇道公司的商標申請案中，也遇到相似的問題，欲申請商標為「綠白相間的3條直線，位於商品包裝袋的左右兩側」。智慧財產局審查員指出，由於包裝袋上還有中文字樣「好菇道」、「HOKTO/TheKinoko Company and device」商標、「HOKTO and device」商標等，在合併使用的情形下，系爭位置商標極容易被視為裝飾性圖樣，而非識別來源。

在申請位置商標時，申請人應特別注意有無與其他商標合併使用，若有，通常會被要求提供更多證據，以證明排除其他合併使用商標後，欲申請的商標仍具有識別性。

三、未來發展

現階段關於位置商標的討論，主要仍集中在申請階段，特別是取得識別性，以獲准註冊的問題。又因位置商標獲准註冊的案例仍稀少，也因此罕見商標侵權爭議。一般人對於商品的位置特徵是否經註冊取得位置商標之權利，警覺性遠比傳統商標低。在認定位置商標之侵權時，判斷標準是否與傳統商標有所不同？如何認定商標近似？未來位置商標將如何發展，實務如何因應，值得我們繼續觀察。

如果您想知道更多有關商標或智慧財產等法規事宜，歡迎聯絡本所合夥人郭建中律師，電子郵件地址為 gkuo@winklerpartners.com。

本文章由吳彥儀律師、法務專員游逸倩及智財法務實習生簡弈嵐共同撰述。