前一部分介紹實務對於贈品上「侵權使用」商標之見解以及本文之觀察。以下將針對於贈品上「維權使用」商標之情形，亦即，在贈品上使用註冊商標是否算是商標使用，而可以使註冊商標免於無使用廢止？本文並就侵權使用與維權使用商標於贈品之判斷要件進行綜合比較，嘗試梳理出贈品使用商標之原則。

1. 贈品維權使用商標之案例

(1) 心靈手工香皂贈品案

本件背景事實為商標權人三林企業國際有限公司（下稱「三林公司」）註冊「心靈SOUL」商標，指定用於「香皂、造型髮膠」等商品，該商標遭第三人申請廢止。三林公司提出其將該商標使用於「心靈SOUL」手工皂之證據，而該手工皂是作為促銷三林公司另一品牌「莎順shasun」定型液、護膚霜之贈品，三林公司沒有獨立銷售「心靈SOUL」手工皂。

臺北高等行政法院於判決中認定，「心靈SOUL」手工皂上有「贈品禁止轉售」之標示，且與「莎順shasun」相關商品包裹販賣，因此三林公司主觀上目的，僅將「心靈SOUL」手工皂用於促銷主商品「莎順shasun」相關商品，對於「贈品本身」並沒有行銷目的，消費者之認知亦同，因此非商標使用[1]。

(2) 誠品相框贈品案

前述判決認為沒有獨立販售贈品，便不算是贈品上的商標使用。不過智財法院較晚近的判決似乎有不同見解，而肯認以贈品行銷其他商品或服務，亦屬「贈品本身」上的商標使用。

本件背景事實為誠品股份有限公司（以下簡稱「誠品公司」）註冊「誠品」商標於「書櫃、相框」等商品，該商標遭到第三人申請廢止。誠品公司提出證據證明其有將「誠品」商標使用於相框上，而該相框是消費者刷誠品卡的滿額贈品。

本案法院認定商標法所謂行銷目的，乃推行銷售商品或意圖銷售而推展商品之意，故將商標商品用於附隨銷售之贈與，具有促進銷售之功能，與銷售發生密切關係，應認具有行銷之目的，與單純之贈與有別，而應認為是商標之使用。誠品公司之贈品相框為刷卡購物之贈品，具有促進消費者刷「誠品卡」購物之功能，且消費者能認知到相關贈品為誠品公司所贈送，應認為是「誠品」商標之使用[2]。法院因而認定誠品公司於「相框」商品上有使用「誠品」商標。

(3) Valentino香水贈品案

智財法院對於贈品維權使用商標的見解延續至民國104年的兩個判決，此兩判決背景事實相同，精品公司義大利商法倫提諾公司（下稱「Valentino公司」）註冊「V in ellipse」及「VALENTINO」商標指定使用於「香水」商品，該等商標遭到第三人申請廢止。Valentino公司提出證據證明其有將「V in ellipse」、「VALENTINO」商標使用於香水商品，但該香水商品是購買Valentino品牌商品消費滿額之贈品，並沒有單獨販售。

智財法院首先指出「行銷之目的」，與『與貿易有關之智慧財產權協定（Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPS Agreement）』第16條第1項所稱交易過程（in the course of trade）之概念類似，應指具有營業意圖之交易行為或交易流通，惟並不限於有償之販賣或行銷[3]。法院並認定香水商品為附隨銷售之贈與，與單純贈與有別，具有促進銷售之功能，與銷售發生密切關係，應認具有行銷之目的。且藉由優惠促銷之商業交易過程，贈送標示商標之香水商品，傳遞行銷於市場的商業訊息，達到商標指示商品來源的功能，使消費者「透過香水贈品認識『V in ellipse』 / 『VALENTINO』商標」，應已符合商標法第5條所稱之「商標使用」[4]。故Valentino公司有於「香水」商品上使用「V in ellipse」 / 「VALENTINO」商標。

(4) BEING浴袍贈品案

本案為一個商標侵權案，不過被告主張該案原告統一佳佳股份有限公司（下稱「統一佳佳公司」）並未使用其註冊「BEING」商標（指定於衣服、圍巾、頭巾、睡衣、浴袍、衛生衣褲等商品），故據爭「BEING」商標有應廢止事由。統一佳佳公司提出之使用證據，包含其經營之BEING SPA 會館贈送帶有BEING商標之浴袍給會員當作生日禮。

智財法院認定統一佳佳公司贈送浴袍給會員，構成在浴袍上的商標使用，因為BEING SPA採會員制，贈品只發放給具有會員資格者，並不是一般人到店且無須消費便可領取的來店禮物。而且消費者要成為會員，需儲值2萬元至40萬元不等的高額會費。因此浴袍形式上雖是贈品，但統一佳佳公司藉由回饋生日禮，使會員感受得到優惠的歡愉，進而達成促進消費之效果，此為常見之行銷手法。法院並說明浴袍贈品的購入與發放成本是來自會員所支付之儲值金額，且需消費始能獲得，故本案浴袍贈品與一般無償發放贈品的情形不同，會員實質上是變相地有償取得浴袍贈品[5]。

(5) 智慧局對贈品維權使用之見解－「促進銷售之物」與「廣告媒介物」

智慧局諸多處分書與智財法院持相同見解，認定若贈品之取得有一定門檻（例如消費滿額或購買指定商品），則相關使用具有「促進銷售」的功能，也就是具有行銷目的而使用商標於贈品上[6]。不過智慧局在其發布的「註冊商標使用之注意事項」中，提出「廣告媒介物」的概念，說明「如果只是以贈品作為廣告促銷工具，則不是為促銷贈品商品，相關消費者也不會認為它是贈品商品的商標，就不是贈品商品商標的使用[7]。」智慧局以百貨公司發放氣球的情況為例，認為「氣球」單純是促銷「百貨公司服務」的廣告媒介物，因此百貨公司在氣球上使用商標，不能算是「氣球商品的商標使用」而是「百貨公司服務之商標使用」。

智慧局的見解亦應用在實際的廢止案例當中。該案背景事實是以美妝品與營養補充品為業的日商寶麗奧蜜思控股股份有限公司（下稱「ORBIS公司」）註冊「ORBIS」商標於「日曆、月曆」等商品，遭第三人申請廢止。ORBIS公司提出其使用「ORBIS」商標於贈品桌曆上的證據，然智慧局認定ORBIS公司之主業為美妝品與營養補充品，因此贈品桌曆的功能在於促銷「美妝品與營養補充品」，而不是促銷「桌曆商品」，贈品桌曆僅是一種廣告媒介物，因此ORBIS公司在贈品桌曆上印上商標並不能算是在「桌曆商品」上使用商標[8]。有趣的是，此案的贈品桌曆並不是無條件贈送，消費者仍需消費滿額才能獲得贈品桌曆，但智慧局仍然認定贈品桌曆僅是單純的廣告媒介物。

2. 本文對商標維權使用於贈品上之觀察

(1) 「促進銷售之功能」與「行銷贈品之目的」

由以上案件可以得知，於贈品上維權使用商標的重要爭議，在於商標權人究竟是「使用商標於贈品（相框、桌曆）」，或是「使用商標於商標權人其他的商品服務（誠品卡、美妝品）」。從較近期的智財法院以及智慧局見解觀察，實務的判斷因素為該贈品是否有「促進銷售」的功能，縱使商標權人並無「販售贈品本身」，只要相關贈品具有「促進商標權人其他商品服務銷售（誠品相框促進誠品卡消費、Valentino香水促進精品消費）」的功能，則可算是使用商標於「贈品所屬商品類別」的使用。

本文認同此判斷標準，因為相關贈品若有促進銷售功能，某程度上便代表消費者有獲得「贈品本身」的願望，商標權人某程度上也是透過「行銷贈品商品本身」來吸引消費者對其他商品服務之消費。而消費者也確實認知相關贈品來自商標權人，才會與商標權人其他商品服務進行連結，進而增加消費，商標權人此種使用符合商標法第5條之定義。

此外，本文贊同智財法院在Valentino香水案中特別指出的，所謂行銷目的之判斷與是否有償提供無關，而應視使用人是否具有營業意圖之交易行為或交易流通，因此香水贈品是在具有營業意圖之交易行為中發送（購買精品滿額送），可視為具有行銷目的之商標使用。然而，縱然法院認同無償之贈品可以構成商標使用，在相關案件中仍然會強調相關贈品「非單純之贈與」，在BEING浴袍案中，法院甚至花費了一定程度的篇幅論述浴袍贈品「不是一般人到店且無須消費便可領取的來店禮物」，其實是「變相有償」。本文認為法院某種程度上還是在意消費者究竟有沒有「花費代價」（不論是不是直接付出金錢）取得贈品，來判斷贈品有沒有促進銷售功能、使用者有沒有行銷目的。

(2) 「促進銷售之贈品」與「廣告媒介物」

或許法院要強調「非單純之贈與」，係為了與「沒有促進銷售功能，而僅是作為廣告媒介物」的贈品做出區隔（例如氣球或是桌曆）。而智慧局舉出氣球的例子，並將消費滿額送的桌曆認為是廣告媒介物，似乎暗示贈品為促進銷售之物或是廣告媒介物，與贈品吸引力之高低或贈品種類本身之性質有關。智慧局舉例以及實際案件中認定的廣告媒介物為「氣球」以及「桌曆」，而此類商品廣泛、大量的被各行各業作為行銷主業的贈品，贈品本身價值低，消費者也不容易為了拿到這類贈品而增加消費，確實很難說商標權人有任何與贈品本身有關的行銷目的。充其量只是利用贈品使消費者認識商標權人的本業，因此不是贈品商品類別的商標使用。至於前述被認定有維權使用的香水與相框，並不是常見用來大量發送的物品，搭配特定發送條件，對於消費者而言可能較具吸引力，而有促進銷售之功能。

不過本文認為，若以贈品本身性質斷定贈品是否具有促進銷售的功能，可能複雜化了判斷的標準。縱然是桌曆或氣球，也不乏設計精美，使消費者願意多消費以取得該贈品的狀況。前述ORBIS案的桌曆，既然作為滿額贈送的贈品，應可算是具有促進銷售功能，就跟誠品相框一樣。

對於贈品之贈送屬於「行銷贈品本身」，或「以贈品為廣告媒介物」的判斷標準，本文認為可以回歸智財法院揭示的標準，觀察商標權人與消費者的交易過程，來判斷贈品是否具有促進銷售之功能。例如逢年過節大量發放的桌曆以及百貨公司沿街發放的氣球，在發放過程中並不涉及任何銷售行為，而更像是單純行銷、廣告本業；反之，周年慶消費滿額贈送的桌曆以及來店消費贈送的氣球，屬於商標權人與消費者買賣行為之一環，便可認為商標權人有「行銷贈品本身」的目的。

3. 於贈品上侵權使用與維權使用商標的異同

從有關侵權使用與維權使用的案例，可知實務對於贈品使用商標是否屬於商標使用，均以商標法第5條規定為標準，亦即使用人「主觀上有行銷之目的」，有「標示商標行為」，而相關消費者「客觀上認識其為商標」。不過從前述案例的觀察與討論可以得知，基於商標侵權使用以及維權使用的規範目的、對象不同，在主觀以及客觀要件的解釋適用上，似乎有差別對待的必要。

在贈品上侵權使用商標的案例中，實務在主觀要件上似乎區分「使用者行銷贈品本身或利用贈品行銷其他商品服務」的差別，在客觀要件上認定「消費者不會以贈品上商標識別商品服務來自使用者」並不構成商標侵權使用。至於在贈品上維權使用商標的情形，法院與智慧局在判斷商標使用主客觀要件時，仍然重視「商標權人是否行銷贈品本身」以及「消費者是否識別贈品來自商標權人」，判斷標準似乎沒有明顯不同。

然而本文認為實務在贈品侵權使用的判斷上，似乎是將商標維權使用重視使用之商品類別，以及商標指示該商標權人之精神運用在侵權案件中。事實上，侵權使用重視的是「消費者混淆誤認之虞」，所要處理的未必是侵權人以贈品商標表彰自己商品來源的狀況，更多的是以仿冒品當作贈品吸引消費者，侵權人自始至終均是誤導消費者相信該贈品來自真正商標權人，而非侵權人自己。因此在客觀要件上要求「消費者以贈品上商標識別商品服務來自使用者」，不僅非商標侵權使用應考量的，甚至可能造成規範漏洞。

此外，商標侵權使用重點在於處理會造成消費者混淆之贈品，使用者是否有意行銷該贈品本身並非重點。在主觀要件上，並不需要區分侵權者行銷之客體為贈品本身或是其他商品服務，否則若認定「侵權人行銷的是其他商品服務而非贈品」，散布仿冒贈品之侵權人即沒有停止或防止侵害的義務，也不需要銷毀仿冒品，這應該不是商標侵權規範所應呈現的法制面貌。實務縱然放寬對於贈品侵權使用商標的判斷標準，仍能在後階段的混淆誤認之虞或是故意過失要件上，針對個案做出細緻、符合案情的判斷。

至於在贈品上維權使用商標的情形，因為維權使用保障的是「個別商標權人」指定於「特定商品類別」的註冊商標有效性，本文認同實務法院以「贈品是否具促進銷售功能」來判斷商標權人對「贈品本身」有行銷目的。而「促進銷售（有行銷目的）之贈品」以及「廣告媒介物」之差別，本文認為可以從商標權人與消費者間的交易過程，判斷該贈品的角色。

綜上所述，我國實務在贈品使用商標是否構成商標法第5條要件的判斷上，似乎沒有區分侵權或維權使用的不同。但正因為沒有特別區分，反而呈現偏向以「維權使用」精神判斷所有商標使用的傾向。本文認為侵權使用與維權使用的規範對象與目的均不同，侵權使用考量的是保障消費者免於混淆、維護公平競爭；維權使用應考量的是商品服務分類以及商標指示特定商品服務來源之功能。因此，雖然侵權或維權使用均適用商標法第5條的法定要件，在個別要件的解釋上，應參酌侵權與維權使用的規範目的，適用不同的標準。

如果您想知道更多有關智慧財產權之事宜，歡迎聯絡本所郭建中合夥律師及陳羿愷律師，電子郵件地址為 gkuo@winklerpartners.com、ychen@winklerpartners.com。

本文章由郭建中律師及陳羿愷律師共同撰述。

[1] 臺北高等行政法院96年度訴字第80號判決。

[2] 智慧財產法院 98年度行商訴字第202號判決。

[3] 智慧財產法院 103年度行商訴字第128號判決。

[4] 智慧財產法院 103年度行商訴字第128號判決、智慧財產法院 103年度行商訴字第140號判決。

[5] 智慧財產法院106年度民商訴字第30號判決。

[6] 智慧財產局中台廢字第L01050119號處分書、中台廢字第L01060407號處分書、中台廢字第L01070162號處分書。

[7] 註冊商標使用之注意事項108年版第21頁。

[8] 智慧財產局中台廢字第L01080328號處分書、中台廢字第L01080329號處分書。