著名的基金品牌「富蘭克林」，有權阻止他人使用「富蘭德林」作為公司名稱嗎？商標法第70條第2款規定：「明知為他人著名之註冊商標，而『以該著名商標中之文字』作為自己公司、商號、團體、網域或其他表彰營業主體之名稱，有致相關消費者混淆誤認之虞或減損該商標之識別性或信譽之虞者，視為侵害商標權」，該條文中之「著名商標中之文字」是否限於相同之文字？智慧財產法院於「富蘭德林」一案之第一、二審判決，採取了否定的見解。

本文試以「富蘭德林」一案，討論商標法第70條第2款有關「著名商標中之文字」解釋之相關問題。

一、 案件事實

全球最大的資產管理公司之一「富蘭克林坦伯頓基金集團（FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS）」，透過旗下之「富蘭克林證券投資顧問股份有限公司」，自西元（下同）1990年起，在台灣提供基金投資之相關服務。並由集團中之「富蘭克林坦伯頓承銷公司（FRANKLIN/TEMPLETON DISTRIBUTORS, INC.）」於1998年，向經濟部智慧財產局申請註冊「富蘭克林」商標（註冊第00131837號），於2000年獲准註冊，授權「富蘭克林證券投資顧問股份有限公司」使用於所提供之基金投資服務。

2002年發跡於上海之台商「富蘭德林事業群」，其負責人於2003年，在我國取得「富蘭德林」商標，註冊於第35、41類之「工商管理協助、行銷研究諮詢顧問、企業管理顧問、教育、出版」等相關服務，但是，並沒有註冊於其後來實際使用之「證券投資諮詢、顧問」業務。

2013年，「富蘭德林事業群」返台成立了「富蘭德林證券股份有限公司」、「富蘭德林投資有限公司」二公司，並使用「富蘭德林」作為其商標，在台從事「證券投資諮詢、顧問」之業務，引起「富蘭克林坦伯頓基金集團」之注意，委託律師發函，要求其停止使用「富蘭德林」作為商標及公司名稱之特取部分。

「富蘭德林」二公司表示，「富蘭德林」是由英文之「Friendly（友善）」音譯而來，與「富蘭克林」是來自於美國立憲之父「班傑明‧富蘭克林( Benjamin Franklin)」姓氏「Franklin」之音譯，明顯不同。他們從未對外宣稱，與「富蘭克林坦伯頓基金集團」有任何關係，「富蘭德林」並不會造成消費者的混淆誤認。拒絕「富蘭克林坦伯頓基金集團」之要求。

因此，於2015年，「富蘭克林坦伯頓承銷公司」即向智慧財產法院提起民事訴訟，主張「富蘭德林」二公司，是為了攀附其商譽，而刻意採用「富蘭德林」此一高度近似的公司名稱及商標，藉此混淆消費者，使消費者誤認「富蘭德林」二公司是其關係企業，而侵害其「富蘭克林」商標權，而請求法院命其停止相關之使用。

二、 「富蘭克林坦伯頓承銷公司」的要求是否有理由呢？

在台灣，商標權人所享有的權利，原則上只能夠排除他人使用近似、有致混淆誤認之虞之「商標」，而無法阻止他人使用相同或近似之文字，作為「公司、商號、團體、網域或其他表彰營業主體之名稱」之使用。但是商標若經由大量之行銷、宣傳，成為「著名商標」時，商標法則擴大其保護範圍，賦予排除他人使用於「公司、商號、團體、網域或其他表彰營業主體之名稱」之權利。另一方面，也賦予其排除近似之商標，使用於非類似商品之權利。

由於「富蘭克林坦伯頓承銷公司」擁有在先註冊之「富蘭克林」商標，可以主張「富蘭德林」商標屬近似商標，有致消費者混淆誤認之虞，故侵害其商標權。同時，亦可主張「富蘭克林」商標多年來在我國廣泛行銷，已經在「基金投資」相關服務成為著名商標，有權排除「富蘭德林」二公司，使用「富蘭德林」作為公司名稱之特取部分。

商標法第68條第3款規定：「於同一或類似之商品或服務，『使用近似於註冊商標之商標』，有致相關消費者混淆誤認之虞者」，為侵害商標權。因此，若經法院確認，「富蘭德林」商標與「富蘭克林」商標近似，有致消費者混淆誤認之虞，則「富蘭克林坦伯頓承銷公司」有權排除「富蘭德林」商標之使用。

其次，商標法第70條第2款規定：「明知為他人著名之註冊商標，而『以該著名商標中之文字』作為自己公司、商號、團體、網域或其他表彰營業主體之名稱，有致相關消費者混淆誤認之虞或減損該商標之識別性或信譽之虞者」，視為侵害商標權。其中，該法條之用語「『以該著名商標中之文字』作為自己公司、商號、團體、網域或其他表彰營業主體之名稱」，與商標法第68條第3款規定之用語「使用近似於註冊商標之商標」，明顯有所不同。從文意解釋來觀察，商標法第68條第3款之規定，似乎有意與商標法第70條第2款之規定區別，將該條侵權之範圍，限縮在「相同」於著名商標之「公司名稱」或其他名稱。而本案中被告之公司名稱特取部分為「富蘭德林」，與原告所擁有之商標「富蘭克林」，有「德」、「克」之區別，並非完全相同，究竟是否構成商標法第70條第2款之侵權態樣，即有爭議。

參考經濟部智慧財產局「商標法逐條釋義」之解釋，商標法第70條第2款「所稱著名商標中的『文字』，係指與著名商標中足於引起消費者注意並藉以與他人商品或服務相區別的文字『相同』者而言。參酌第1款使用『相同或近似』商標之用語，本款既為視為侵害之擬制規定，解釋上自不宜任意擴大著名商標中的『文字』及於所謂『近似』之判斷範圍。但依社會一般通念，其予人識別的主要印象實質上相同者，或作為特取部分的一部分使用時，仍屬使用著名商標中之文字」。因此，依照經濟部智慧財產局之解釋，商標法第70條第2款的「以該著名商標中之文字」，原則上指的應該是相同的文字，例外及於雖不相同，但「予人識別的主要印象實質上相同」，或「作為特取部分的一部分」之情形。

三、  本案中，「富蘭克林」與「富蘭德林」當然並非相同，但是究竟是不是「予人識別的主要印象實質上相同」之情形呢？

智慧財產法院第一審判決指出，「觀諸『富蘭德林』或『富蘭克林』二者間，雖有『德』與『克』之差異，但『德』與『克』均有『ㄜ』之尾音，加以其他『富』、『蘭』、『林』三字均相同，故『富蘭德林』或『富蘭克林』會使人認為只是音譯之別，其二者予人識別之主要概念實質上相同。……..仍屬使用著名商標中之文字」，而認為「富蘭德林」或「富蘭克林」只是音譯之別，實質相同。

智慧財產法院第二審判決，基本上採取與第一審相同之見解，但是進一步分別從「外觀」、「讀音」、「觀念」不同面向分析，認為「富蘭德林」或「富蘭克林」外觀「高度近似，甚至實質相同」，讀音「實難輕易區辨富蘭德林與富蘭克林之異同」，觀念均「予人之整體來自同一翻譯文字之印象」，認定「屬使用著名商標中之文字」，作為公司名稱。
從智慧財產法院一、二審的判決內容可知，法院認為商標法第70條第2款所規定的「以該著名商標中之文字」，並不限於完全相同的文字，若「只是音譯之別，其二者予人識別之主要概念實質上相同」，或「外觀高度近似，甚至實質相同」，「實難輕易區辨異同」，「來自同一翻譯文字」，均可能認定為「屬使用著名商標中之文字」。此一標準與「商標法逐條釋義」中所採「予人識別的主要印象實質上相同」，是類似的概念。

從以上判決實務可以得出一個結論，「著名商標」不但能排除他人使用完全「相同」的文字，作為「公司、商號、團體、網域或其他表彰營業主體之名稱」，對於並非完全「相同」的文字，但是高度近似，足以認定為「實質相同」者，亦得排除之。

至於，「富蘭德林」與「富蘭克林」究竟算不算實質相同呢？筆者認為，「Benjamin Franklin」在台灣，已然成為知名度非常高的美國歷史人物，他的中譯姓氏均採用「富蘭克林」，僅非常少數使用「弗蘭克林」或「佛蘭克林」，經過長期的共同使用，幾乎已經約定俗成定於一尊。會將「富蘭德林」認為是「Franklin」中譯音的，應該是少之又少吧！

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