菲律賓著名商標註冊與登載新制

菲律賓智慧財產局(Intellectual Property Corporation of the Philippines,下稱「IPOPHL」)於2025年4月28日發布了《著名商標註冊規則》(Rules and Regulations for the Declaration and Creation of the Register of Well-known Marks,下稱「著名商標規則」或「本規則」)。較之過去相關規範,除新設作為配套之「著名商標註冊簿」,供著名註冊獲准之商標登載並公示外,主要變革有二:明定十二項審查標準,其中四項為強制要求,明確申請人之舉證責任範圍著名商標註冊之申請,採單方進行,並開放第三人提出意見

此前一商標被認定為著名之唯一途徑,係由智慧財產局法律事務處(the Bureau of Legal Affairs, BLA)或法院於爭議程序中為之,具體審查標準則難謂明確,致舊制下之特定品牌縱已積累相當聲譽,仍難於菲律賓取得著名商標地位。如今隨《著名商標規則》之實施,菲律賓著名商標之申請、註冊及登載均告制度化,商標權人得斟酌改循此一程序尋求官方確認並公示其商標之著名地位。

 

著名之審查標準:提出著名商標註冊申請時應/得檢附之證據資料 

審查特定商標是否著名時,當局將斟酌以下情狀,其中前四款為強制審查項事:

  • 商標之使用期間、範圍及地域,尤其推廣促銷該商標(包括以廣告、公關活動,或在展覽會/博覽會上宣發並展示標示有該商標之商品及/或服務)之期間、範圍及地域;
  • 標示有該商標之商品及/或服務在菲律賓及其他國家之市場占有率;
  • 該商標先天或後天識別性之強弱;
  • 該商標具備之品質、形象或聲譽;
  • 該商標在世界各地之註冊情形;
  • 該商標在世界各地取得之註冊排他獨占情形;
  • 該商標在世界各地之使用範圍區域;
  • 該商標在世界各地取得之獨占使用權;
  • 該商標在國際間所具有之商業價值;
  • 該商標成功執行其權利之紀錄;
  • 該商標若曾涉及是否著名之爭議,其終局認定結果;
  • 是否存在申請人以外第三人所擁有、復指定使用於同一或類似商品或服務之相同或近似之有效註冊商標,或已投入市場使用之商標。

實則,上述十二項審查標準,於本規則發布前即已見諸《2017年商標規則》第103條(Rule 103 of the 2017 Trade Mark Regulations),故《著名商標規則》就審查標準內容並無實質創新。然新規則將使用期間程度與地理範圍市場占有率識別性聲譽等明確列為強制審查項目,使商標權人在斟酌時更有據可循,進而憑此決定是否提出著名商標註冊之申請。

 

相關程序說明

 

  1. 針對從未被認定為著名之商標:
    須檢附證據資料,申請著名商標之註冊與登載,並經公眾審查

為獲主管機關認定為著名並登載於著名商標註冊簿,商標權人可主動以經公證之申請書,並檢附商標已臻著名之前揭相關證據,及陳明該商標目前涉及著名爭議與否之宣誓書,透過線上方式向IPOPHL提出申請。證據資料所含外國文件,須經公證並加認證(Apostille)。該商標縱曾遭主審機關否定其著名,亦不構成依本規則申請之障礙。 

審查人員若認申請商標符合標準,將建議核准並呈報商標處處長(Director of Trademarks,下稱「處長」)核定。反之,該員會敘明理由建議駁回;而處長審閱後若仍准其所請,該商標將獲准註冊為著名並刊載於電子公報。

著名商標註冊程序固由申請人單方進行而不設對造,惟自核准結果一經公告,任何利害關係人均得於三十日內提交第三人意見。IPOPHL應將此事通知並指示申請人於送達日起一個月內,具狀就第三人意見補充說明。嗣後,特設專責之「著名商標註冊諮詢委員會」會綜合斟酌雙方意見,向處長提出核准妥適與否之最終建議。

該商標之著名註冊本將自公告日起第三十一日生效,惟若有第三人提出意見,則以處長最終維持處分確定之日為生效日。IPOPHL應向申請人核發「著名商標證明書」,同時將之登載並公示於「著名商標註冊簿」。從此該商標將被推定具著名地位,且其登載可供審查人員援為核駁第三人申請相同或近似商標註冊之依據。

 

  1. 針對曾獲爭議主審機關認定為著名之商標:
    得逕檢附先前所獲認定為證,申報商標為著名,並完納登載費用

商標權人擬登載於本規則生效前即經主審機關認定為著名之商標,得省略前揭申請及審查流程,逕於本規則生效起五年內(即2030年4月28日前)檢附該確定處分/判決之真實副本向商標處申報,並完納登載費用(菲律賓比索5,000元/類)。

經登載後,商標權人除須於前揭期限內補充有持續商用事實之證據資料,亦應比照經一般程序獲准註冊為著名之商標,於登載滿五週年後之一年內,及申請著名註冊延展時,提交相關證據,否則其登載將遭移除。

綜上,曾經主審機關認定為著名商標之權利人,應審慎評估登載其商標之得失──優點諸如得藉此在註冊審查程序中強化對相同或近似之在後商標之防禦力等,缺點則係將負擔首次登載費用及後續維護費用(延展:菲律賓比索10,000元/類;提交使用聲明:菲律賓比索5,000元/類)乃至逐次具體舉證之勞費。鑒於新規則不強制獲認著名商標之申報、其生效亦無礙商標權人執認定處分/判決主張其商標已臻著名,該等處分/判決復毋待任何措施維護,則此類商標權人自可不此註冊、公示之途,選擇繼續僅依據先前處分/判決即享有著名推定。

 

著名註冊之效力、效期、延展 

 

登載於著名商標註冊簿將構成該商標就公告所載商品或服務已臻著名之初步證據。即便該著名商標尚未於菲律賓完成商標或服務標章之註冊,審查人員於審理商標註冊申請過程中,亦得援引以否准第三人以相同或近似商標申請註冊於同一或類似商品或服務。

進者,經登載之著名商標若已在菲律賓完成商標/服務標章註冊,商標權人更有望阻止第三人再以相同或近似之商標指定於非類似商品或服務獲准註冊,或對第三人使用於非類似商品或服務之侵權行為主張權利,條件是其可證明第三人商標之使用將導致公眾誤認商標商品或服務與其有關,甚至極可能損害其利益。

著名商標之註冊自核准日起效期十年,嗣後可申請延展,每次延展以十年為期。

著名註冊滿五週年後之一年內,及每次申請著名註冊延展時,註冊人均須檢附證據證明該商標有持續商用之事實及其著名地位。證明該商標有持續商用事實之證據,可為收據、實體標籤、吊牌、提單及標示有該商標之產品照片等;證明該商標著名地位之證據,則可為廣告資料、註冊證明及財務報表等。

經註冊為著名之菲律賓既存商標,僅需檢附證據證明該商標之著名地位,而無庸證明其有持續商用之事實;然若商標使用宣誓制度就提交實際使用聲明(Declaration of Actual Use)及使用證據另有要求,註冊人仍應遵守。

 

著名註冊遭撤銷:事由不同將影響商標權人日後主張著名之舉證負擔及可能性

 

  1. 基於程序事由遭撤銷

未於十年效期屆滿前/後六個月內申請延展(後者須另納法定費用)者,或於著名註冊滿五週年後之一年內、每十年申請延展時,未能提交前揭證明者,主管機關得不經通知,逕依職權撤銷商標之著名註冊,並自註冊簿中移除。此因程序事由所致之撤銷、移除並未動搖該商標在實際交易市場中既已取得之著名地位,故將無礙其商標權人日後在爭議程序中繼續主張該商標已臻著名;惟主張之際,仍應舉證證明該商標業已符合前揭四項「著名」強制標準。

 

  1. 基於實質事由遭撤銷

經第三人檢附充足證據以提出撤銷申請,主張前獲准註冊之商標已不再具著名地位者,該商標之著名註冊及登載可能應該申請成立而遭撤銷及移除。此意謂主管機關認定該商標於實際交易市場中已不復著名,則商標權人日後在爭議程序中成功主張其商標為著名之可能性將大幅降低──除非商標權人能提出充分證據,證明該商標已重新獲得著名地位。

無論基於何種事由,不服撤銷處分之商標權人均得循《統一上訴規則》(the Uniform Rules on Appeal)於收受後15日內向IPOPHL局長(the Director General)提起上訴;對上訴結果仍然不服,則不得要求覆議。

 

結語 

《著名商標規則》之實施,可謂菲律賓品牌保護制度之重要里程碑。藉著名商標註冊及登載之制度化,商標權人得視情況擇最可行方式,真正落實對其已臻著名商標之保護。商標處亦得於商標註冊審查階段,經參考著名商標註冊簿而避免誤准第三人足致混淆誤認商標之申請,從而防堵不當搶註行為,進一步完善註冊商標保護與實務運作,依法實現商業交易公平競爭。

 

以上文章由合夥資深顧問顏嘉利及法務專員游雋羲共同撰述。

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